• Disamping itu, diperhatikan pula reputasimerek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukanoleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa Negara ;Bahwa selain itu, merek Penggugat sudah sangat terkenal diantarakonsumen, sehingga pemakaian merek yang mempunyai persamaan padapokoknya sebagai ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun2001 oleh pihak lain, dapat menimbulkan keraguan diantara

  Di dalam salah satu bagian pertimbangannyaMajelis Hakim berpendapat bahwa :"Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakah merekLAY'S milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, maka dalampenjelasan Pasal 6 (1) (6) UndangUndang Merek antara lain dikatakanbahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikan pengetahuanumum masyarakat mengenal merek tersebut dibidang usaha yangbersangkutan disamping itu diperhatikan pura reputasi merek terkenal yangdiperoleh karena promosi yang

  , maka pendaftaran merek FENDICOoleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baik guna memboncengketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milikTergugat tersebut tidak perlu diberi perlindunga hukum " ;d.

  yang adalah merek terkenal;Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari fakta sebagaiberikut:a.

  Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Penggugatadalah merupakan merek terkenal ;4. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugatmempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YULIN danLUKISAN" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal ;5. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugatmempunyai persamaan pada keseluruhnya dengan namaperusahaan/badan hukum milik Penggugat yang sudah terkenal6.

• dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia ;

• Menyatakan merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM0000328069 atas nama TERGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT ;
• Menyatakan bahwa TERGUGAT mengajukan pendaftaran merek HOT STAR ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000328069 dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal

  HOT STAR milik PENGGUGAT demi kepentingan usahanya ;

• Menyatakan bahwa merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT adalah merek terkenal ;
• Menyatakan batal merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM000328069 milik TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
• Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal

  maka Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikanmerek a quo adalah merek terkenal.

  Namun, gugatan inidimentahkan oleh Pengadilan Negeri dengan argumentasibahwa meskipun hak merek terkenal, Prada belum tentuterkenal di Indonesia.

  di duniaInternasional:;Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c Undangundang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur permohonanpendaftran Merek harus ditolak apabila merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yangmemenuhi persyaratan tertentu;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu merekdikategorikan terkenal, menurut PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

  /2018/PN.Niaga.Jkt.Pstpada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadapbarang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.(3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh daripenggunaan merek

  (dilationtheory) tidak mengharuskan adanya bukti tentang telah terjadi kekeliruan dalammenilai sebuah merek terkenal.

• Adapun halhal yang menjadi dasar pengajuanGugatan secara rinci adalah sebagai berikut: OBYEK GUGATAN YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT (MEREKMEREK HUGO YANG DISENGKETAKAN) MEMPUNYAI PERSAMAANPADA POKOKNYA MAUPUN KESELURUHANNYA DENGAN MEREKTERDAFTAR DAN/AATAU MEREK TERKENAL MILIK PENGGUGAT, OLEHKARENANYA HARUS DIBATALKAN.1.

  Olehkarena itu merekmerek Penggugat tersebut di atas sudah mendapatkanperlindungan hukum sebagai merek terkenal, hal mana sesuai denganPenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 15 Tahun 2001tentang Merek (UU Merek) yang diperkuat dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yangpada pokoknya memberikan kategori merek terkenal sebagai berikut:a.

  .... dan merekdaaana HUGO BOSS vana telah terkenal dengan bagian essensialnya, BOSS ..., telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telahdidaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merekBOSS oleh pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkankesan kepada para konsumen seolaholah barang yang diproduksi olehpihak lain dengan memakai merek BOSS tadi adalah juga hasil produksiPENGGUGATBahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek HUGOBOSS kepada

  Itikad tidak baik Tergugat juga sudah barangtentu mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangatlama, yaitu sejak tahun 1924.Bahwa yang dimaksud dengan suatu merek mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar/terkenal lainnya adalahmerek yang akan didaftarkan tersebut memiliki kesamaan (menimbulkankesan adanya persamaan)/kemiripan dari unsurunsur yang menonjol denganmerek terdaftar/terkenal lainnya, yang mana berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. 2279

  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST yang mana pada pokoknya memberikanpertimbangan hukum:Menimbang, bahva merek HUGO BOSS dengan penonjolan pada perkataanBOSS adalah merek yang sudah terkenal... dan merek dagang HUGO BOSSyang terkenal dengan bagian esensialnya, BOSS.... telah terkenal di duniatermasuk Indonesia dan telah terdaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari1989 maka pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipunbarangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan

• Regis yang dimilikioleh Para Penggugat adalah merek terkenal karena merekmerek tersebutmemenuhi kriteriakriteria dari merek terkenal berdasarkan dari penjelasanundangundang merek;Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan undangundang merek,WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria merekterkenal sebagai berikut:e Pemakaian merek yang lama;e Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas;e Pendaftaran merek di beberapa negara;e Promosi

  Nomor 754 K/Pdt.SusHKI/201632.33.34.35.36.37.merek terkenal dan akan terus menjadi merek terkenal selama merektersebut memenuhi kriteria dari undangundang merek seperti yangdisebutkan dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf (b) mengenaimerek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;ST. Regis tidak hanya terkenal untuk hotel namun juga terkenal untukpengelolaan pembangunan mewah dengan unit milik pribadi. Olehkarenanya, ST.

  Regis juga terkenal untuk jenis jasa yang sejenis denganjasa yang didaftarkan oleh Tergugat. Setidaknya, merek Tergugat adalahmemiliki persamaan dengan merek ST.

  Regis di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk menirumerek terkenal ST.

  Regis milik Para Penggugat adalah merek terkenal;Menyatakan merek Park Regis + Logo dengan Nomor PendaftaranIDM000250955 kelas jasa 35 dan Nomor Pendaftaran IDM 000363846kelas Jasa 43 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek terkenal ST.

• milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;Merek Zirconio milik Penggugat merupakan merek yang terkenal dan lebih dahuluterdaftar di seluruh dunia daripada Merek Zirconio milik Tergugat I;10 Bahwa UndangUndang Negara Indonesia memberikan ketentuan yang tegasmengenai merek terkenal, yaitu adanya pengetahuan masyarakat mengenaimerek yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh dari promosi yanggencar dan besarbesaran, investasi yang dilakukan dan bukti pendaftaran merekdi berbagai Negara

  Di samping itu, diperhatikan pulareputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dandisertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebutmaka kriteria atas sebuah merek terkenal adalah berdasarkan:e Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek

  Dengan kata lain,merek Zirconio milik Penggugat telah menunjukkan dan mengukuhkan dirinyasebagai merek yang terkenal;13 Bahwa doktrin hukum Perdata Indonesia menyebutkan bahwa suatu merek dapatdianggap terkenal adalah apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampaiperbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (high reputation) dan tidakmengenal batas dunia (borderless world).

  Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa merekBata milik Penggugat adalah terkenal yang mana status keterkenalan yangbersangkutan adalah sebagai kebenaran yang absolut.

  , dan yang dimaksudkan denganmerek terkenal harus ada faktor bisnis apabila Sertifikat Merek tersebut telahdiperpanjang beberapa kali maka telah terbukti bahwa merek Zirconio milik TergugatI diajukan dengan iktikad baik.

• Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal BLOOMINGDALES.;3. Menyatakan merek bloomingdale terdaftar No. IDM000147839 dan No.IDM000177962 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal BLOOMINGDALES milik Penggugat.;4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek bloomingdale terdaftar No.IDM000147839 dan No.IDM000177962.5.

  Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan merekBLOOMINGDALES milik Penggugat merupakan merek terkenal, karenaHal 10 dari 39 hal Putusan No.52/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga JKT.PST22.23.24.25.26.27.28.29.telah melakukan promosi melalui brosurbrosur seta iklaniklan di mediacetak berupa majalahmajalah (vide butir 4 gugatan)Bahwa kegiatan promosi melalui penerbitan brosur dan iklan bukanmerupakan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan suatu merekmerupakan merek terkenal.

  Pemilik merek yang tidak terkenalpunbiasanya melakukan promosi lewat berbagai media agar produknya lakuterjual.Disamping itu pendaftaran merek di berbagai negara juga tidak dapatdijadikan dasar untuk mengklaim bahwa merek BLOOMINGDALESmerupakan merek terkenal, karena pendaftaran merek di suatu negarahanya membuktikan bahwa merek tersebut telah mendapatkanperlindungan hukum di negara yang bersangkutan.Bahwa untuk menentukan suatu merek merupakan merek terkenal atautidak, maka hai utama yang harus

  Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran dan investasi dibeberapa Negara di dunia yang dilakukanoleh pemiliknya ;Menimbang, bahwa selain itu berkenaan dengan pengendalian suatumerek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat sebagai berikut:a.

  Pemilik merek terkenal terse but telah berhasil mencegah pendaftaransuatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P29,terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek BLOOMINGDALES diberbagai Negara dan Indonesia untuk melindungi jenis barang dan jasakelas 3,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 42 dan 44;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti P38 sampai denganbukti P53 berupa brosur/iklan, katalogkatalog ,Koran dan majalahHal 32 dari 39 hal

  tentang telah terjadi kekeliruandalam menilai sebuah merek terkenal.

• dari Perusahaan terkenal dariChina yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikatyang diterbitkan oleh Pemerintah China (bukti P2), dan sudah lamadikenal dan beredar di 197 Negara di dunia;Untuk menentukan kriteria merek terkenal berpedoman padaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:1) Nomor 1486 K/1991 Tanggal 25 November 1995;Pengertian merek terkenal adalah apabila merek telah beredar keluardari batasbatas regional sampai kepada batasbatas transnasional,dimana

  Setiappendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merekmirip) atau persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merekyang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak;Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akanmemberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembedaatau reputasi merek terkenal yang terdaftar terdahulu;15.Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekmenyatakan sebagai berikut:Ayat (1);Permohonan harus ditolak

  didaftarkan dan diperkenalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugatasal di Indonesia telah terkenal oleh masyarakat Indonesia;.

  Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan padatingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal;Dalam prakteknya, suatu merek terkenal sangat bergantung pada produkyang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen atau produkdengan merek tertentu yang dekat kehidupan seharihari Konsumen, jelasmerek SKYWORTH bukanlah merek terkenal jika sematamata hanyaberdasarkan adanya pendaftaran pada beberapa negara;. Bahwa dalil dimaksud pendapat James E.

  Tidak adanya Publikasi dan/atau Promosi dan investasi yang dilakukanmaka merek SKYWORTH bukan suatu merek terkenal;2. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek mengenai pedoman merek terkenal harus memenuhikriteria:a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan;b.

• I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya di berbagai negara di dunia;
3. Menyatakan bahwa merek (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya atas nama Penggugat adalah merek terkenal

   IDM000285125 untuk melindungi jenis barang pada kelas 34 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek (FUPONGWANG + HURUF KANJI) Daftar No.

   oleh otoritas negara Cina.Bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Merek No.20 Tahun 2016, menyebutkan tentang kriteria merek terkenal yang dapatdijadikan sebagai pedoman klasifikasi merek terkenal di Indonesia, yakni... dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat MengenaiMerek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

   Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilikMerek terkenal terhadap Permohonan; danb. Merek terkenal yang sudah terdaftar.29.

   Penggugat mendalilkan bahwa merekmerek FUROWANG + Karakter Huruf China milik Penggugat adalah merek terkenal.7.

   Merek Terkenal untuk merek FURONGWANG?

   Merek (Furongwang + Karakter Huruf China) DanVariannya Milik Penggugat Adalah Merek Terkenal, Penggugat jugatelah mendaftarkan merekmerek yang mengandung unsur kata45dan/atau gambar x 3 ; x 3 z.

• No. 746 K/Pdt.Sus/201210.Bahwa, dengan demikian merek TONG REN TANG milik Penggugat telahmemenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalamPenjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) dari UndangUndang merek yangberbunyi:"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yangsejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenal merek tersebut di bidangusaha yang bersangkutan.

  No. 746 K/Pdt.Sus/2012wees Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakahmerek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, makadalam penjelasan Pasal 6 (1) (b) UndangUndang Merek antara laindikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikanpengetahuan umum masyarakat mengenal merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikan pura reputasimerek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara

  , maka pendaftaranmerek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baikguna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehinggamerek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindunganhukum"..

  Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/ Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/PenggugatHal. 23 dari 29 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/20128.10.adalah merek terkenal yang terlebin dahulu digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

  Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugatadalah merek terkenal yang terlebinh dahulu) digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

• Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telahdidaftarkan disejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italiakelompok negara IR (1), CTMIR(8) dan IR (3);3.

  Putusanputusan maupun yurisprudensi mengenai kriteria penentuanmerek terkenal, penilaian persamaan pada pokoknya, dan penilaian itikadtidak baik (Vide Bukti P73A sampai dengan Bukti P74B);4.

  Sebagaimana telah terbukti pada persidangan, Pemohon Kasasitelah mengajukan berbagai bukti yang secara meyakinkan bahwa Merek"ZORRIK" milik Pemohon Kasasi adalah suatu merek terkenal.

  No. 185 K/Pdt.SusHKI/2015Pemohon Kasasi yang merupakan merek terkenal baik untuk barangbarang sejenis maupun barangbarang tidak sejenis;ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Jo.

• Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek, yang menyebuitkan:Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenisdilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

  Di sampingitu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karenapromosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaranMerek tersebut di beberapa Negara;b.

  Keberatan KeempatJudex Facti Keliru Menilai Bahwa Merek Mikrozid Milik Termohon KasasiMerupakan Merek Terkenal Sehingga Mengakibatkan Salah DalamMemberikan Putusan:1.Bahwa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek yang telah beredarkeluar dari batasbatas regional sampai kepada batasbatastransnasional. Bahwa kemudian merek seperti itu telah didaftarkan diberbagai Negara adalah hanya cara pembuktiannya saja.

  Selain itu TermohonKasasi juga tidak dapat menghadirkan saksisaksi yang dapatmembuktikan bahwa merek milik Termohon Kasasi tersebut merupakansuatu merek yang terkenal sehingga menjadi suatu keanehan bagi kamibahwa merek milik Termohon Kasasi pada akhirnya dikatakan sebagaisebuah Merek Terkenal pada putusan pengadilan tingkat pertama tanpaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertamamelakukan penilaian kembali terhadap faktafakta yang sesuai;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan

  Dalam hal ini, adalahtidak, benar klaim dari Termohon Kasasi bahwa merek milik TermohonKasasi adalah merek terkenal, karena tidak memenuhi unsur pengetahuanumum masyarakat sebagai merek terkenal, dan juga tidak memenuhi unsurreputasi merek yang bersangkutan sebagai merek terkenal.

• Bahwa, sebagaimana akan didukung oleh seluruh buktibukti yang akan Penggugatsampaikan nanti, maka tegas dan tidak terbantahkan bahwa Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai denganUndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai"UndangUndang Merek") yang berbunyi: "....Merek terkenal untuk barang dan/ataujasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan

  Disamping itu,diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar dan besar besaran investasi di beberaoa negara di dunia yang dilakukan olehHal. 3 dari 45 hal. Put.

  Bahwa selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari keterkenalan Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat, maka sebagai suatu Merek terkenal yang telah diakuiHal. 6 darikeberadaannya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atasmereknya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;Di dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek dijabarkan lebih lanjut mengenailingkup perlindungan merek terkenal atas merekmerek yang memiliki persamaanpada pokoknya atau pada keseluruhannya yang merupakan barang

  hanya karena Judex Facti menilat Merek TOMMYBAHAMA Pemohon Kasasi hanya terkenal di luar negeri dan tidak terkenal diIndonesia, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahanpenerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena Judex Facti telah keliru dalammenerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 gunamempertimbangkan kriteria merek terkenal;Bahwa, dalam mempertimbangkan perihal keterkenalan Merek TOMMY BAHAMAPemohon Kasasi, Judex Facti hanya melihat ada atau tidaknya

  Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan denganmemperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

• Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan hutang piutang yang apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Para Penggugat maka Para Tergugat akan menyerahkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 125 luas 4440 M2 (terkenal dengan nama tanah pertelon) yang terletak di Desa Payak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2014 ; 3.

  Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati terhadap tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 luas 4440 M2 (terkenal dengan nama tanah pertelon) atas nama Tergugat I (KARSONO) terletak di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ; 5.

• Apakah merek AVITEX adalah merek yang sudah terkenal ? ;2...2 ndAd. 1.

  Menimbang, bahwa UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek(selanjutnya disebut Undangundang Merek) hanya mengatur mengenai laranganuntuk mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atauJasa yang sejenis (Pasal 6 ayat 1.b) ;Bahwa Undangundang Merek tidak memberikan definisi dan kriteria mengenaimerek terkenal, bahkan Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIPs yang telahdiratifikasi oleh Indonesia juga tidak pernah

  memberikan kriteria apa yangdisebut sebagai merek terkenal (wellknown mark), kriterianya diserahkankepada praktek Negara yang bersangkutan ;Selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undangundang Merek, dan jugaPedoman dari WIPO, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat atau kriteriasuatu merek terkenal tidak bersifat kumulatif melainkan alternatif.

  , padahalfamous marks memiliki gradasi yang lebih tinggi dari wellknown marks ;Menimbang, bahwa oleh karena pengertian merek terkenal (wellknown marks)sampal sekarang belum ada definisinya yang pasti sedangkan Penggugatmendalilkan mereknya adalah merek yang sudah dikenal di kalangan masyarakatIndonesia karena reputasi dan promosi yang gencar, oleh karena itu Majelisberpendapat bahwa istilah merek dikenal yang digunakan oleh Penggugattersebut harus dibaca sebagai merek terkenal ;Bahwa berdasarkan

  Mo. 426 PK/Pdt/1994 tertangal 3 November 1995, dan (iii)pedoman yang telah dirumuskan oleh The Committee of Expert on Well KnownMark WIPO mengenai kriteria merek terkenal ;Bahwa Judex Facti yang dalam pertimbangannya (putusan halaman 78alinea 3) menyatakan bahwa Menjadi merek terkenal tidak harus sudahdidaftarkan di negara lain, melainkan dikenal oleh masyarakat di bidang usahayang bersangkutan ... telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukummengenai kriteria keterkenalan merek sebagaimana

• Korea, Jepang, Cina, dan Vietnam dalamkelas 43; Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa CrystalJade dan Lukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteriakriteria untuk disebut sebagai merek terkenal;ii.

  Menimbang bahwa merek terkenal Benetton milik Penggugatsengaja diciptakan selain sebagai nama Badan Hukum Penggugatdan juga sebagai merek dagang Penggugat, untuk membedakanHalaman 17 dari 37 hal. Put.

  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenisyang memenuhi persyaratan tertentu; atau. Indikasi geografis terdaftar;Dalam penjelasannya hal mana mengenai Merek Terkenal yangdimaksud dalam perkara a quo, huruf (b).

  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenisyang memenuhi persyaratan tertentu; ataud. Indikasi geografis terdaftar;Justru inilah fakta banhwa Merek NWB yang didaftarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual cq.

  Bahwa Merek NWB terdaftar atas nama Pemohon Kasasi terbukti memilikipersamaan untuk seluruh atau pada pokoknya dengan merek terkenal milikTermohon Kasasi;c.

• Dengan demikian terlihat itikad tidak baik Penggugat yang seakanakanmerupakan pemilik terkenal padahal tidak;10. Bahwa selain itu merek JCASANOVA diambil dari nama umum atau penamaan umumCASANOVA berdasarkan cerita kisah nyata dan pengakuan terbuka sang pecinta paling terkenal di duniayaitu Giacomo Casanova, sehingga tidak dapat di klaim/di monopoli satu pihak saja dan tidak memenuhikriteria merek terkenal sebagaimana ditentukan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;It.

  Bahwa terlebih lagi karena negara Indonesia adalah negara berdaulat, maka haruslahterlebih dulu keterkenalan tersebut ditentukan apakah terkenal di Indonesia, karena suatu merek yangterkenal di dunia, belum tentu terkenal di Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf(b) UndangUndang Merek No. 15 Tahun 2001 sudah pasti adalah dalam koridor wilayah teritorial Indonesia,yakni merek yang terkenal di Indonesia dan merek yang terdaftar di negara lain tidak lah serta mertamerupakan merek

  terkenal.

  Bahwa selanjutnya, mengenai merek terkenal, berdasarkan TRIPS (TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights), Art. 6 bis Paris Convention mengenai merek terkenal, keterkenalansuatu merek di satu yurisdiksi tidak dengan sendirinya harus diterima sebagai merek terkenal di yurisdiksilain.

  Dan juga suatu merek dikatagorikan sebagai merek terkenal haruslah dibuktikan sejauh manamasyarakat konsumen Negara dimana merek tersebut didaftar mengetahui mengenai produk tersebut.Bahwa dengan ketentuanketentuan yang ada telah jelas merek Penggugat tidak dapat dikategorikansebagai merek terkenal karena merek Penggugat tidak dikenal masyarakat konsumen di Indonesia. Untukitu Tergugat menolak secara tegas dalildalil Penggugat mengenai merek terkenal;Il. TENTANG PERSAMAAN PAPA POKOKNYA.16.

• negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenaltersebut ( Bambang Kesowo, 1998:12);Devinisi merek terkenal tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU.

  Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek disebutkan ketentuan mengenai perlindungan merekterkenal yaitu bahwa permohonan harus ditolak Direktorat Jenderal tesebutmempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yangsudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Suatu merek dapat dikategorikan ke dalam merek terkenal yaitu apabila dilakukandengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek tersebut

  Akan tetapi penentuan suatu merek terkenal tidaklah karena merek yangbersangkutan merupakan merek asing semata, tetapi merekmerek lokal yang dimilikioleh para pengusaha nasional dapat juga dianggap merek terkenal untuk kalangantertentu atau masyarakat pada umumnya.

  Dengan demikian, sangat sulit menentukanpada tingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal;Tidak adanya tuntutan dalam petitum gugatan Termohon Peninjauan Kembali untukmenyatakan marek Everlast milik Termohon Peninjauan Kembali adalah merekterkenal dan tidak adanya dari lembaga independen untuk melakukan survei gunamemperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yangdipermasalahkan sebagaimana dipersyaratkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat huruf (b) UndangUndang Nomor

  Bahwa merek Ever Last yang telah didaftarkan Pemohon Peninjauan Kembaliseutuhnya merupakan ide dan inisiatif Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adamaksud untuk mendompleng merek lain yang telah telah terkenal yang tentunya yangtelah terdaftar/tercatat dan/atau terlindungi sebelumnya di Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual, Kementrian Hukum & HAM.

• (3) dari Perjanjian TRIPS(TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga olehkarenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatumerek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuanketentuan tersebut;Bahwa mengenai merek terkenal, Penggugat dengan ini merujukkepada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapyang pada intinya menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek.

  Di dalam salah satu bagian pertimbangannya MajelisHakim berpendapat bahwa:fees Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakahmerek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak makadalam penjelasan Pasal 6 (1) huruf b UndangUndang Nomor: 15 Tahun2001 tentang Merek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapatdililhat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenaimerek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan di samping itudiperhatikan pula reputasi merek terkenal

  , maka pendaftaran merekFENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas iktikad tidak baik gunamembonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merekFENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum;.

  Menyatakan Merek HOT WHEELS (vide Bukti P1 s/d P2) milikPenggugat sebagai merek terkenal;4. Menyatakan Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No.IDM000177795, terdaftar tanggal 28 September 2008 untuk melindungiproduk dalam kelas 25 (vide Bukti P28) mempunyai persamaan padakeseluruhannya atau setidaktidaknya mempunyai persamaan padapokoknya dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat yang nota benemerupakan adalah merek terkenal;5.

  Dengan kriteria luas cakupanpendaftaran, produksi, maka merek Pemohon Kasasi termasukbukan saja merek terkenal (well known marks) tetapi juga merektermasyhur (famous marks). Merek terkenal/termasyhur dapatmenjangkau perbedaan kelas;2.

• Untuk dapat merekDefensif harus ada merek dasar yang kuat yang cukup terkenal.

  Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa: Direktorat Merek harusmenolak pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atausecara keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis.sehingga merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan;Hal. 5 dari 21 hal Put.

  Nomor 491 K/Pdt.SusHKI/20131314Bahwa merek WARA WARA dan LOGO dan SHIROKIYA dan LOGOadalah merek terkenal sehingga sudah pasti pendaftaran merek WARA WARAdan LOGO dan SHIROKIYA dan LOGO oleh Tergugat terinspirasi olehmerek Penggugat yang sudah terkenal di dunia. Sehingga adalah tidak mungkinTergugat menciptakan sendiri merek WARA WARA dan LOGO danSHIROKIYA dan LOGO kecuali Tergugat diilhami dengan merek WARAWARA dan LOGO dan SHIROKIYA dan LOGO milik Penggugat yang telahterkenal di dunia.

  Pada awalnya mulai terkenal di Jepang karena telah mendirikanratusan Outlet Restoran tersebar di seluruh wilayah Jepang. (Bukti P1)Sehingga di luar logika jika Tergugat/Termohon Kasasi mengklaimbahwa atas nama dan logo merek tersebut merupakan hasil ide/kreasinya.Terbukti jelas Tergugat/Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik telahmeniru dan menjiplak merek Penggugat/Pemohon Kasasi.

  Tidak menjelaskan secara pasti berapa negara yang harusmelakukan promosi baru dapat memenuhi unsur Merek terkenal dan seandainyatidak cukup menurut undangundang Pengadilan dapat memerintahkan lembagauntuk melakukan verifikasi atau tidak. Bukan langsung dikatakan tidak dapatdikategorikan Merek terkenal.

• ;25.Bahwa UndangUndang Negara Indonesia memberikan ketentuan yangtegas mengenai Merek terkenal, yaitu adanya pengetahuan masyarakatmengenai Merek yang bersangkutan, reputasi Merek yang diperoleh daripromosi yang gencar dan besarbesaran, investasi yang dilakukan dan buktipendaftaran Merek di berbagai negara;26.Bahwa hal ini adalah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjelaskankriteria atas Merek terkenal sebagai berikut:Halaman

  Di sampingitu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosiyang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yangdilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut dibeberapa Negara;Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai denganpenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001tantang Merek tersebut, maka kriteria atas sebuah Merek terkenal adalahberdasarkan: Pengetahuan masyarakat umum mengenai Merek

  Nomor 789 K/Pdt.SusHKI/2016Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnyabahwa Merek Dagang LOIS tersebut dalam Sertifikat NomorIDM000020831 dan Nomor IDM000119532 adalah Merek terkenal danPenggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek NEWLOISdan REDLOIS tersebut memilik persamaan pada keseluruhan ataupada pokoknya dengan Merek terkenal LOIS milik Penggugat sertaPenggugat tidak dapat membuktikan kalau Tergugat telah mendaftarkandan menggunakan Merek NEWLOIS dan REDLOIS dengan

  Dalam perkara a quo,secara eksplisit harus diterapbkan ketentuan terhadap perlindunganmerek terkenal sebagaimana diatur dalam the Paris Convention forthe Protection of Industrial Proverty (Konvensi Paris) dan juga dalamthe TRIPS Agreement (Perjanjian TRIPs);Bahwa ketentuan untuk melindungi Merek terkenal diantaranya MerekLOIS milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimanadisebutkan di atas, berlaku bagi seluruh negara anggota KonvensiParis dan penanda tangan Perjanjian TRIPs (the World TradeOrganizations

  IDM000043021 milik Tergugat mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal LOIS Daftar NomorHalaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 789 K/Pdt.SusHKI/2016IDM00002083 milik Penggugat sebagai penerima lisensi dan kuasa daripihak LOIS TRADE MARKCONSULTORES E SERVICOS S.A.;3.