• Bahwa dengan terdaftamya merek dagang EXEDY" yang jugamerupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, menurut pasal 3UndangUndang No. 15 Tahun 2001 Penggugat adalah satusatunyapemegang hak khusus yang diberikan Negara untuk dalam jangka waktutertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izinkepada pihak lain untuk menggunakannya ;EXEDY" ADALAH MEREK TERKENAL DAN MERUPAKAN NAMABADAN HUKUM PENGGUGAT6. Bahwa untuk memenuhi kriteria merek terkenal yang dimaksud dalampasal.......%?

  Bahwa merek dagang EXEDY" selain dilindungi pendaftarannya dice ., Indonesia, juga merupakan merek terkenal yang dilindungi pendaftaranfz enya di sebagian besar Negaranegara dunia, tidak kurang dari 41 negara= i, (Buti P5: Daftar Negaranegara), karenanya termasuk merek terkenal/ yang dilindungi sesuai maksud ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf baN ..*# UndangUndang No. 15 tahun 2001.8.

  Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan namae badan hukum EXEDY di Indonesia. untuk jenis barang kelas 12. lo Menyatakan pendaftaran No. 467083 EXEDY milik Tergugaty mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannyapos dengan pendaftaran merek terkenal EXEDY" dan nama badan hukummilik Penggugat;3. Membatalkan atau setidaktidaknya menyatakan batal pendaftaranmerek No. 467083 EXEDY atas nama Tergugat dari Daftar UmumMerek, dengan segala akibat hukumnya;4.

  Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan namabadan hukum EXEDY di Indonesia, untuk jenis barang kelas 12:3, Menyatakan pendaftaran merek No. 467083 EXEDY milik Tergugatmempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannyadengan pendaftaran merek terkenal EXEDY" dan nama badan hukummilik Penggugat:4, Membatalkan atau setidaktidaknya menyatakan batal pendaftaranmerek No. 467083 EXEDY atas nama Tergugat dari Daftar Umummerek, dengan segala akibat hukumnya;5.

  Yang pada intinya menyatakan bahwa, suatuMerek Terkenal harus melalui proses Promosi yang gencar danbesarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yangdilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaranMereknya, apabila halhal yang di atas belum dianggap cukup,Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifatmandir untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulanmengenaj terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasarpenolakan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusanMajelis

• Put. 445 K/Pdt.Sus/20121414 Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade danlukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteriakriteria untuk disebutsebagai merek terkenal berdasarkan penjelasan undangUndang Merek Pasal 6ayat (1) huruf b;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis KonvensiParis, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikanPerlindungan Hukum di semua negaranegara peserta Konvensi Paris, didalamnya adalah Singapura dan Indonesia;Menimbang, bahwa

  BENETTON yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk diIndonesia;Menimbang bahwa merek terkenal BENETTON milik penggugat telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan berbagai nomornomorpendaftaran;Menimbang bahwa merek BENETTON milik Penggugat juga telah terdaftardi berbagai negara di dunia antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman,Belanda, Perancis, Jepang , Cina, Korea Selatan, Singapura, Australia, SelandiaBaru, Mesir, Arab Saudi, India, dan lainlain.Menimbang bahwa merek terkenal BENETTON

  Pasal 6 bis Konvensi Paris membenarkan pemilikmerek terkenal menuntut pembatalan merek yang sama atas jenis barang danjasa yang berbeda asal saja merek terkenal tersebut telah didaftar di negaramana perlindungan diinginkan, in casu merek DARKIE dan DARLIE dengan atautanpa Lukisan Orang Bertopi telah didaftar di Indonesia. c.Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 14/Merek/20043/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Juni 2004 di dalam perkarapembatalan merek V2 WATSONS, antara

  Salinan putusanputusan badan pengadilan asing atau lembaga lain yangsetara, yang telah menyatakan bahwa Merekmerek TEFLON milikPemohon Kasasi merupakan merekmerek terkenal (Vide Bukti P26As/d Bukti P32B); dand.

  Put. 445 K/Pdt.Sus/20124040diterapkan untuk mengisi kekosongan atau ketiadaan PeraturanPemerintah mengenai perlindungan merek terkenal sebagaimana yangdiamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek.Adapun preseden tersebut (vide Bukti P43, P44 dan P45) adalahsebagai berikut:a.

• terkenal di berbagai Negara (well known mark);Bahwa keberadaan merek terkenal Philip Stein milik Penggugat telah dilindungioleh peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia, khususnya UndangUndangNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun konvensikonvensi internasional, khususnyaTRIPs Agreement dan Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehinggaPenggugat jelas memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek Philip Stein diIndonesia, yang berfungsi untuk membedakan usaha Penggugat

  IDM000174089 milik Termohon Kasasi I/TergugatI Asal, yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (pasal 4) dengan caramenggunakan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain yaitu PemohonKasasi/Penggugat Asal, sebagaimana yang dimaksud dalam (Pasal 6 ayat 3 huruf (a)UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan merek Pemohon Kasasi/Penggugat Asal merupakan merek terkenal, yang telah terkenal, sebagaimana yangdimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentangMerek;3.

  Perkara No. 679 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2011 tentang Merek, didalam pertimbangannya disebutkan:"Bahwa Judex Facti telah salah mengartikan merek terkenal milikPenggugat dengan menyatakan bahwa merek Absortech milik Penggugattidak terkenal, karena baru terdaftar di 4 (empat) Negara, yaitu OHIM(Office for Harmonization in the Internal Market), Singapura, Australia,Amerika Serikat dan Publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasiterhadap merek Absortech hanyalah di 2 (dua) majalah (World Cargo

  Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukumterhadap penilaian merek terkenal, dengan alasan beda kelas barang, sebagaimanadalam putusannya pada hal. 21, dengan demikian, perlindungan bagi merek terkenalbersumber pada Pasal 6 Bis Paris Convention dan Pasal 16 Persetujuan TRIPS yangmenentukan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal, maka Negara anggotaharus mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merektersebut di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan

  ;14 Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat huruf b undangundang No. 15 Tahun 2001 tentangMerek, sebagaimana dasar hukum Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukumpada halaman 19 alinea ke dua, menyebutkan kriteria merek terkenal yaitu:a.

• Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telahdidaftarkan di sejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italiakelompok negara IR (1), CTMIR(3) dan IR (3);3.

  Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/2017Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade danLukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaimerek terkenal berdasarkan penjelasan UndangUndang Merek Pasal 6ayat (1) huruf b;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis KonvensiParis, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikanPerlindungan Hukum di semua negaranegara peserta Konvensi Paris, didalamnya adalah Singapura dan Indonesia;Menimbang, bahwa menurut

  Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/2017adalah merek terkenal, sehingga patut diduga Merek "ZORRIK" Tergugatmerupakan hasil penjiplakan Merek "ZORRIK" milik Penggugat;b.

  Merek ZORRIK adalah Merek terkenal yang wajidb mendapatkanperlindungan di Indonesia;31.Bahwa Majelis Hakim Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan MajelisHakim Kasasi yang menyatakan Merek Pemohon PK diklaim sebagaimerek terkenal hanya di Negara Nigeria;32.Bahwa hal tersebut sama sekali tidak berdasar, dimana Pemohon PKmendalilkan bahwa Merek "ZORRIK" adalah merek terkenal yang dimilikiPemohon PK dan terdaftar di lebin dari 30 Negara di 5 (lima) benua,bukan hanya di Negara Nigeria;33.Bahwa dalam

  (Vide, Bukti P12);45.Bahwa hal ini membantah pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yangmenilai Merek ZORRIK Pemohon PK hanya terkenal di Nigeria, karenaapabila suatu merek sudah dipergunakan untuk suatu produk di banyakNegara di seluruh dunia sejak tahun 1999 dan terdaftar juga di DaftarMerek Internasional (International Register of Mark) tidak dianggapsebagai merek terkenal, maka merek seperti apalagi yang dikategorikansebagai merek terkenal?

• dengan merek terkenal PENGGUGAT (penjelasan Pasal 6 ayat 1huruf a UU Merek);9 Bahwa juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

  Bahwa kemasan produk merekTERGUGAT BIONEURON dibuat dengan dominasi warna Biru dan Putihsama persis dengan kemasan produk merek terkenal PENGGUGAT NEUROBION yaitu.

  Kententuanketentuan ini juga berlaku ketika1516bagian penting dari merek tersebut merupakan satu pembuatan merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menyesatkan.Bahwa keikutsertaan Indonesia menandatangani konvensi intenasional dibidanghak Kekayaan Intelektual, salah satunya Konvensi Paris, maka sebagai pesertadari Konvensi internasional tersebut, maka Indonesia berkewajiban secara timbalbalik memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal;Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai

  IDM000138153,(vide Bukti P10) mempunyai persamaan pada pokoknya / keseluruhannya denganmerek terkenal milik PENGGUGAT NEUROBION dan NEUROBION + LOGOuntuk barang yang sejenis di kelas 5 (vide Bukti P1 s/d 9);5 Menyatakan pendaftaran merek Tergugat BIONEURON daftar No.IDM000138153 didasari itikad tidak baik meniru merek terkenal dengan merek terkenalPENGGUGAT NEUROBION dan NEUROBION + LOGO untuk barang sejenis;6 Menyatakan batal merek TERGUGAT BIONEURON daftar No.IDM000138153, untuk jenis barang yang

  ;Menimbang, bahwa pertamatama Majelis akan mempertimbangkan tentangapakah merek Neurobion Penggugat merupakan merek terkenal ?

• I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya di berbagai negara di dunia;
3. Menyatakan bahwa merek (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya atas nama Penggugat adalah merek terkenal

   IDM000285125 untuk melindungi jenis barang pada kelas 34 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek (FUPONGWANG + HURUF KANJI) Daftar No.

   oleh otoritas negara Cina.Bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Merek No.20 Tahun 2016, menyebutkan tentang kriteria merek terkenal yang dapatdijadikan sebagai pedoman klasifikasi merek terkenal di Indonesia, yakni... dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat MengenaiMerek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

   Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilikMerek terkenal terhadap Permohonan; danb. Merek terkenal yang sudah terdaftar.29.

   Penggugat mendalilkan bahwa merekmerek FUROWANG + Karakter Huruf China milik Penggugat adalah merek terkenal.7.

   Merek Terkenal untuk merek FURONGWANG?

   Merek (Furongwang + Karakter Huruf China) DanVariannya Milik Penggugat Adalah Merek Terkenal, Penggugat jugatelah mendaftarkan merekmerek yang mengandung unsur kata45dan/atau gambar x 3 ; x 3 z.

• Bahwa Penggugat adalah pemilik dari merek terkenal VANS untukberbagai macam produk khususnya untuk produkproduk dalam kelas25 ;Bahwa representasi dari merek VANS milik Penggugat, diantaranyaadalah sebagai mana yang termuat dalam dalam surat gugatan danuntuk selanjutnya disebut merekmerek VANS;3. Bahwa di Indonesia merekmerek VANS milik Penggugat juga telahdidaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,cq.

  TENTANG MEREK TERKENAL :5. Bahwa, merekmerek VANS milik Penggugat telah dilindungi di banyaknegara di dunia, di antaranya di negaranegara sebagai berikut (BuktiP 12 sampai dengan P 58); No. Merek No. Tgl Pendaftaran Kelas NegaraPendaftaran1. VANS 1.804.455 15 September 2000 9 Argentina2. VANS 2.012.560 23 Pebruari 2005 25 Argentinaos VANS 1.783.510 28 Maret 2000 25 Argentina4. VANS 1.537.323 31 Agustus 1994 25 Argentina5. VANS 1.740.853 22 Juni 1999 25 Argentina6.

  Bahwa, dengan demikian merekmerek VANS milik Penggugattelah memenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkandalam penjelasan pasal 6 ayat (1) (b) dari Undang Undang Merek,yang berbunyi :Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan / atau jasayang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umummasyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yangbersangkutan.

  Menyatakan merek Penggugat VANS sebagai merek terkenal didunia;Bahwa, terhadap permohonan kasasi yang diajukan Tergugat dalamperkara sebagaimana disebutkan dalam butir 8 di atas, kepemilikanserta keterkenalan merek VANS Penggugat juga telah dikuatkan olehMahkamah Agung Republik Indonesia di dalam amar putusannya yangberbunyi sebagai berikut (Bukti P 60);MENGADILI :1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Kim Sung Soo;2.

  Di dalam salah satu bagianpertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukanapakah merek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenalatau tidak, maka dalam penjelasan pasal 6 (1) (b) UndangUndangMerek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihatdengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenaimerek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, disamping itudiperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karenapromosi yang gencar

• Disamping itu, diperhatikan pula reputasimerek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukanoleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut dibeberapa Negara ;Bahwa selain itu, merek Penggugat sudah sangat terkenal diantarakonsumen, sehingga pemakaian merek yang mempunyai persamaan padapokoknya sebagai ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun2001 oleh pihak lain, dapat menimbulkan keraguan diantara

  Di dalam salah satu bagian pertimbangannyaMajelis Hakim berpendapat bahwa :"Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakah merekLAY'S milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, maka dalampenjelasan Pasal 6 (1) (6) UndangUndang Merek antara lain dikatakanbahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikan pengetahuanumum masyarakat mengenal merek tersebut dibidang usaha yangbersangkutan disamping itu diperhatikan pura reputasi merek terkenal yangdiperoleh karena promosi yang

  , maka pendaftaran merek FENDICOoleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baik guna memboncengketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milikTergugat tersebut tidak perlu diberi perlindunga hukum " ;d.

  yang adalah merek terkenal;Bahwa, itikad tidak baik dari Tergugat juga dapat dilihat dari fakta sebagaiberikut:a.

  Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Penggugatadalah merupakan merek terkenal ;4. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugatmempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YULIN danLUKISAN" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal ;5. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugatmempunyai persamaan pada keseluruhnya dengan namaperusahaan/badan hukum milik Penggugat yang sudah terkenal6.

• di atas, merek GAMESPOT milikPenggugat adalah merek terkenal (wellknown mark), karena telahmemenuhi kriteriakriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalamPenjelasan Undangundang Merek;Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan UndangUndang Merek,WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyaipedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut :& Pemakaian merek yang lama;& Penampilan merek yang mempunyai ciri knas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas

  suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkankerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;Bahwa Pasal 16.3.

  Perjanjian TR/Ps yang mulaiberlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarangadanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatupendaftaran merek terkenal untuk barangbarang yang tidak sejenis, dimana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antarabarangbarang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di manakepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Merek mengaturpenolakan pendaftaran merek yang

  Pengetahuan Tergugat atas bidang usaha dan merek terkenal Penggugat.6.

  No. 426 PK/Pdt/1994 tertangal 3 November 1995;dan (iii) pedoman yang telah dirumuskan oleh The Committee of Expert onWell Known Mark WIPO mengenai kriteria merek terkenal;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuanhukum dengan mensyaratkan bahwa merek GAMESPOT tidak terkenal diIndonesia.

• (3) dari Perjanjian TRIPS(TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga olehkarenanya berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatumerek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuanketentuan tersebut;Bahwa mengenai merek terkenal, Penggugat dengan ini merujukkepada beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapyang pada intinya menetapkan kriteria keterkenalan suatu merek.

  Di dalam salah satu bagian pertimbangannya MajelisHakim berpendapat bahwa:fees Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakahmerek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak makadalam penjelasan Pasal 6 (1) huruf b UndangUndang Nomor: 15 Tahun2001 tentang Merek antara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapatdililhat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenaimerek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan di samping itudiperhatikan pula reputasi merek terkenal

  , maka pendaftaran merekFENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas iktikad tidak baik gunamembonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehingga merekFENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum;.

  Menyatakan Merek HOT WHEELS (vide Bukti P1 s/d P2) milikPenggugat sebagai merek terkenal;4. Menyatakan Merek HOT WHEELS Tergugat, di bawah daftar No.IDM000177795, terdaftar tanggal 28 September 2008 untuk melindungiproduk dalam kelas 25 (vide Bukti P28) mempunyai persamaan padakeseluruhannya atau setidaktidaknya mempunyai persamaan padapokoknya dengan Merek HOT WHEELS milik Penggugat yang nota benemerupakan adalah merek terkenal;5.

  Dengan kriteria luas cakupanpendaftaran, produksi, maka merek Pemohon Kasasi termasukbukan saja merek terkenal (well known marks) tetapi juga merektermasyhur (famous marks). Merek terkenal/termasyhur dapatmenjangkau perbedaan kelas;2.

• Bukti Baru PK17, PK28 s/d PK47, MEMBUKTIKAN BAHWAMEREK NASHUA ATAS NAMA NASHUA CORPORATION PEMOHON Pk)ADALAH MEREK TERKENAL;10.

  dalam pertimbangan hukumnya samasekali t i dakmempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh PemohonPK tersebut di dalam putusannya yang jelas jelas telahmembuktikan bahwa merek NASHUA milik Pemohon PK adalahmerek terkenal di dunia termasuk di Indonesia dan tidakdiperlukan bukti secara terpisah/tersendiri bahwa merektersebut harus terkenal di Indonesia.

  Perjanjian TRIPs yang mulaiHal. 42 dari 83 hal.Put.No. 166 PK/Pdt.Sus/2010berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merekyang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untukbarang barang yang tidak sejenis, di mana penggunaantersebut dapat mengindikasikan hubungan antara barangbarang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, dimana kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebutdapat terganggu;Bahwaterkait dengan ketentuan Pasal 16. 3

  oleh Termohon = PKsendiri, melainkan meniru) atau) mencontoh merek NASHUAmilik Pemohon PK yang telah terkenal ;49.

  Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas saling bertentangan satu dengan yangiainnya, karena di satu sisi Judex Factimengakui bahwa dalam putusan perkara a quoadalah mengenai merek terkenal, akantetapi Judex Facti juga mengakui' mnerekPemohon PK NASHUA bukan merek terkenal ;.

• Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan hutang piutang yang apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Para Penggugat maka Para Tergugat akan menyerahkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 125 luas 4440 M2 (terkenal dengan nama tanah pertelon) yang terletak di Desa Payak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2014 ; 3.

  Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati terhadap tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 luas 4440 M2 (terkenal dengan nama tanah pertelon) atas nama Tergugat I (KARSONO) terletak di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ; 5.

• Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek, yang menyebuitkan:Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenisdilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

  Di sampingitu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karenapromosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaranMerek tersebut di beberapa Negara;b.

  Keberatan KeempatJudex Facti Keliru Menilai Bahwa Merek Mikrozid Milik Termohon KasasiMerupakan Merek Terkenal Sehingga Mengakibatkan Salah DalamMemberikan Putusan:1.Bahwa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek yang telah beredarkeluar dari batasbatas regional sampai kepada batasbatastransnasional. Bahwa kemudian merek seperti itu telah didaftarkan diberbagai Negara adalah hanya cara pembuktiannya saja.

  Selain itu TermohonKasasi juga tidak dapat menghadirkan saksisaksi yang dapatmembuktikan bahwa merek milik Termohon Kasasi tersebut merupakansuatu merek yang terkenal sehingga menjadi suatu keanehan bagi kamibahwa merek milik Termohon Kasasi pada akhirnya dikatakan sebagaisebuah Merek Terkenal pada putusan pengadilan tingkat pertama tanpaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertamamelakukan penilaian kembali terhadap faktafakta yang sesuai;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan

  Dalam hal ini, adalahtidak, benar klaim dari Termohon Kasasi bahwa merek milik TermohonKasasi adalah merek terkenal, karena tidak memenuhi unsur pengetahuanumum masyarakat sebagai merek terkenal, dan juga tidak memenuhi unsurreputasi merek yang bersangkutan sebagai merek terkenal.

• Adapun halhal yang menjadi dasar pengajuanGugatan secara rinci adalah sebagai berikut: OBYEK GUGATAN YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT (MEREKMEREK HUGO YANG DISENGKETAKAN) MEMPUNYAI PERSAMAANPADA POKOKNYA MAUPUN KESELURUHANNYA DENGAN MEREKTERDAFTAR DAN/AATAU MEREK TERKENAL MILIK PENGGUGAT, OLEHKARENANYA HARUS DIBATALKAN.1.

  Olehkarena itu merekmerek Penggugat tersebut di atas sudah mendapatkanperlindungan hukum sebagai merek terkenal, hal mana sesuai denganPenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 15 Tahun 2001tentang Merek (UU Merek) yang diperkuat dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yangpada pokoknya memberikan kategori merek terkenal sebagai berikut:a.

  .... dan merekdaaana HUGO BOSS vana telah terkenal dengan bagian essensialnya, BOSS ..., telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telahdidaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merekBOSS oleh pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkankesan kepada para konsumen seolaholah barang yang diproduksi olehpihak lain dengan memakai merek BOSS tadi adalah juga hasil produksiPENGGUGATBahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek HUGOBOSS kepada

  Itikad tidak baik Tergugat juga sudah barangtentu mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangatlama, yaitu sejak tahun 1924.Bahwa yang dimaksud dengan suatu merek mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar/terkenal lainnya adalahmerek yang akan didaftarkan tersebut memiliki kesamaan (menimbulkankesan adanya persamaan)/kemiripan dari unsurunsur yang menonjol denganmerek terdaftar/terkenal lainnya, yang mana berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. 2279

  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST yang mana pada pokoknya memberikanpertimbangan hukum:Menimbang, bahva merek HUGO BOSS dengan penonjolan pada perkataanBOSS adalah merek yang sudah terkenal... dan merek dagang HUGO BOSSyang terkenal dengan bagian esensialnya, BOSS.... telah terkenal di duniatermasuk Indonesia dan telah terdaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari1989 maka pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipunbarangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan

• Regis yang dimilikioleh Para Penggugat adalah merek terkenal karena merekmerek tersebutmemenuhi kriteriakriteria dari merek terkenal berdasarkan dari penjelasanundangundang merek;Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan undangundang merek,WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria merekterkenal sebagai berikut:e Pemakaian merek yang lama;e Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas;e Pendaftaran merek di beberapa negara;e Promosi

  Nomor 754 K/Pdt.SusHKI/201632.33.34.35.36.37.merek terkenal dan akan terus menjadi merek terkenal selama merektersebut memenuhi kriteria dari undangundang merek seperti yangdisebutkan dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf (b) mengenaimerek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;ST. Regis tidak hanya terkenal untuk hotel namun juga terkenal untukpengelolaan pembangunan mewah dengan unit milik pribadi. Olehkarenanya, ST.

  Regis juga terkenal untuk jenis jasa yang sejenis denganjasa yang didaftarkan oleh Tergugat. Setidaknya, merek Tergugat adalahmemiliki persamaan dengan merek ST.

  Regis di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk menirumerek terkenal ST.

  Regis milik Para Penggugat adalah merek terkenal;Menyatakan merek Park Regis + Logo dengan Nomor PendaftaranIDM000250955 kelas jasa 35 dan Nomor Pendaftaran IDM 000363846kelas Jasa 43 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek terkenal ST.

• Hal tersebut melengkapi kebenaran fakta yangtidak dapat dibantah bahwa merek WAVIN adalah merek yang sudahterkenal secara internasional;Bahwa baik UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun ketentuanWorld Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan kriteriasebuah merek terkenal sebagai berikut:= UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) buruf b menyebutkan kriteriamerek terkenal sebagai berikut:pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usahayang bersangkutan, reputasi

  merek terkenal yang diperoleh karena promosiyang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yangdilakukan oleh pemiliknya dan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapaNegara= Ketentuan WIPO menetapkan kriteria merek terkenal sebagai berikut:e Pemakaian yang begitu lamae Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas;e Pendaftaran merek di beberapa Negara; Reputasi merek yang bagus karena produkproduk atau jasajasa yangdihasilkan

  1997 tentangPengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property danConvention Establishing The Word Intellectual Property Organization,karenanya sesuai dengan ketentuan Konvensi Paris, merek terkenal milikanggota Konvensi Paris harus diberikan perlindungan hukum di semuanegara peserta Konvensi tersebut (Pasal 6 bis jo Pasal 4 Konvensi Paris);Bahwa selain daripada itu, penegasan dan pengukuhan secara yuridis tentangmerek WAVIN sebagai yang sangat terkenal juga telah diformalkan

  BERDAGANGDENGAN NAMA WAVIN161718Bahwa merek terkenal WAVIN milik Penggugat sengaja diciptakan selainsebagai nama Badan Hukum dan juga sebagai merek dagang Penggugat,untuk membedakan barangbarang milik Penggugat dari milik badan hukumatau orang lain yang sejenis;Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya telahmembatalkan merekmerek dagang Internasional yang sekaligus jugamerupakan nama perusahaan yang terkenal, yang terdaftar atas nama pemilikmerek lokal, dengan kata lain Mahkamah Agung R.I

  K/Pdt.Sus/....24292627Bahwa adanya persamaan antara merek DURAVIN milik Tergugat denganmerek terkenal WAVIN milik Penggugat menunjukkan bahwa Tergugatbermaksud untuk membonceng pada ketenaran dan goodwill yang melekatpada merek terkenal milik Penggugat dan untuk memperoleh keuntunganyang sebesarbesarnya tanpa harus mengeluarkan biaya promosi;Bahwa pemakaian dan pendaftaran merek DURAVIN oleh Tergugat yangmempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat,dapat menimbulkan kesan pada

• Niaga.Jkt.Pst.cleMEREK YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH MERUPAKANMEREK TERKENAL SESUAI DENGAN PENJELASAN PASAL 6 AYAT (1)HURUF B UUM, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1486/K/PDT/1991 TERTANGGAL 28 NOVEMBER 1995 DANKRITERIA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)MENGENAI MEREK TERKENAL. 8.

  Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperolehkarena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapanegara besar di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai buktipendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila halhal diatasbelum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembagayang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulanmengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.9.

  sesuai dengan YurisprudensiMARI aquo.Bahwa, selanjutnya, World Intellectual Property Organization (WIPO) juga telah memberikan kriteria dari merek terkenal sebagai berikut :a.

  Niaga.Jkt.Pst.terbukti bahwamerek milik Penggugat yang telah diajukanPermohonanPendaftaranMereknyaNomor Agenda D002015042769Tanggal Permohonan 01 Oktober 2015 tersebut telah memenuhi kriteriasebagai sebuah merek terkenal sesuai dengan kriteria dalam PenjelasanPasal 6 ayat (1) huruf b UUM, sesuai dengan kriteria merek terkenal dalamWIPO, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No. 1486/K/PDT/1991tertanggal 28 November 1995 .PENGGUNAAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF A UUM SEBAGAI DASARPUTUSAN PENOLAKAN BANDING

  Niaga.Jkt.Pst. negara besar di dunia sehingga ce dapat dibuktikan bahwa MerekMerek di Penggugat telah memenuhi kriteriaNegara Israel dalam merek terkenal yaitu. pendaftarankelas 16, 17, 20 dibawah merek di beberapa negara.Nomor Pendaftaran1278907.47. P28 (b) Terjemahan tersumpah Aslidokumen P28 (a).48.

• REGIS serta jasa akomodasi lainnya telah terkenal di seluruh dunia termasuk Indonesia.21 Penjelasan terhadap Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) Undangundang Merek menjelaskan mengenal persyaratan darimerek terkenal sebagai berikut: Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan: Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran; Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;e Adanya buktibukti pendaftaran merek

  REGIS yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah merekterkenal karena merekmerek tersebut memenuhi kriteriakriteria dari merek terkenal berdasarkan dari PenjelasanUndangundang Merek.23.

  REGIS milik Penggugat telah terbukti merupakan merek terkenal dan akan terusmenjadi merek terkenal selama merek tersebut memenuhi kriteria dari UndangUndang Merek seperti yang disebutkandalam Penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) mengenai merek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal.32 ST. REGIS tidak hanya terkenal untuk hotel namun juga terkenal untuk pengelolaan pembangunan mewahdengan unit milik pribadi.OIeh karenanya, ST.

  REGIS milikPara Penggugat sebagai merek terkenal.4 Menyatakan bahwamerek REGIS@ the Peak at Sudirman Daftar No.IDM000249855milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ST. REGIS milikPara Penggugat untuk jasa sejenis;5 Menyatakan bahwamerek REGIS@ the Peak at Sudirman Daftar No.IDM000249855 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ST.

  Regis dengan Nomor Pendaftaran IDM000114829 yang terdaftar dalam kelas 36 tidakpernah didalilkan dan dibuktikan oleh Para Para Penggugat sebagai merek terkenal. Dengan perkatan lainbahwa merek ST. Regis dengan Nomor Pendaftaran IDM000114829 bukan merek terkenal.16 Mengingat merek Regis@The Peak At Sudirman terdaftar dalam kelas 36 dan merek ST.

• (well known mark); Merek LORENZA Daftar No. 535163 atas nama Tergugat merupakanpeniruan/penjiplakan dari merek LORENZO atas nama Penggugat yangsudah terkenal (well known mark) dan termashur ke manca negara atasdasar itikad tidak baik (bad faith) sebagaimana ketentuan Pasal 4 jo.

  Menyatakan merek LORENZO atas nama Penggugat adalah merupakanmerek terkenal (Wel/known Mark) ;3. Menyatakan pendaftaran merek LORENZA kelas 20 Daftar No. 535163atas nama Tergugat tanggal 3 Mei 2002 adalah dilandasi dengan itikadtidak baik, karena merupakan peniruan/jiplakan dari LORENZO atasnama Penggugat ;4. Membatalkan pendaftaran merek LORENZA kelas 20 Daftar No. 535163tanggal 3 Mei 2002 atas nama Tergugat dari Daftar Umum DirektoratMerek ;5.

  Tentang Merek Lorenzo Atas Nama Pemohon Peninjauan KembaliSebagai Merek Terkenal (Well/known Mark) .

  Hal tersebut senafas dengan kaidah Yurisprudensi MA RINo. 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 November 1995, yang menyebutkan:"Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredarkeluar dari batasbatas regional sampai kepada batasbatas transnasional";Bahwa perlindungan Merek Terkenal (Wel/lknown Mark) menurut kaidahYurisprudensi No. 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 Nopember 1995 a quo,adalah sebagai bentuk apresiasi (penghargaan) atas jerin payah/upayayang dilakukan pihak tertentu. dengan cara mempromosi

  ,menginvestasikan, memperdagangkan dan mendaftarkan Merektersebut di berbagai negara di dunia dengan mengeluarkan biaya,tenaga dan pemikiran yang sangat besar, yang dipupuk selamabertahuntahun lamanya untuk membangun image atas merek tersebutdi seluruh dunia, sehingga lambat laun merek tersebut menjadi suatuMerek terkenal dibidang usaha yang bersangkutan.

• Perbuatan ini bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan sertamaksud dan tujuan dari UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 untukmemberikan perlindungan terhadap merek terkenal (bandingkan dengan Pasal 6bis Konvensi Paris);Bahwa dapat dipastikan, tanpa diilhami oleh merek terkenal LEXUS milikPenggugat, Tergugat tidak akan pernah terpikir untuk mendaftarkan*PROLEXUS sebagai merek produknya. Bahkan menurut YurisprudensiMahkamah Agung R.I.

  P13) dan oleh karenanya mempunyai haktunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;Menyatakan merek PROLEXUS dengan nomor pendaftaran IDM000249048atas nama Tergugat (Bukti P23) mempunyai persamaan pada pokoknya denganmerekmerek terkenal LEXUS milik Penggugat (Bukti P1 s.d.

  Penggugatdalam uraian posita mengenai Merek LEXUS sebagai merek terkenal hanyadiuraikan pada posita gugatan pada point 5 berupa daftar pendaftaran MerekLEXUS di Indonesia dalam kelas 12, 18, 09, 36, 37 dan 39 (ic. namun tidak adadalam kelas 25).

  Nomor 450 K/Pdt.SusHKI/2014sertifikat pendaftaran merek di berbagai negara di dunia, maka menjadi terbuktimerek LEXUS adalah merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat);.

  Nomor 450 K/Pdt.SusHKI/201411.Bahwa dengan buktibukti pengakuan merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/hPenggugat) membuktikan itikad tidak baik dari Termohon Kasasi (d/h Tergugat)yang membeli dan menggunakan merek yang secara nyata memiliki persamaanpada pokoknya dengan merek terkenal milik Pemohon Kasasi (d/h Penggugat)sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undangundang Nomor 15 Tahun2001, merek Termohon Kasasi (d/h Tergugat) tersebut harus dibatalkan;12.Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (