Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadapputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 K/N/Hakl/2004tanggal 7 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai TermohonKasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atasmerek terkenal BENETTON yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk diIndonesia;Bahwa merek terkenal BENETTON milik Penggquat telah

, sebagaibenkut UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf bmenyebutkan kriteria merek terkenal sebagai berikut:sseeye pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang... cay hagbidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yangdiperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi dibeberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan buktipendaftaran merek tersebut di beberapa negara.Ketentuan WIPO menetapkan kriteria merek terkenal sebagai

Banwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri merekBENETTON kecuali Tergugat diilhami oleh merek BENETTON milikPenggugat yang telah terkenal di Indonesia dan di dunia.

Menyatakan merek BENETTON merupakan merek terkenal;3. Menyatakan merek BENETTON atas nama Tergugat daftar nomor:308427 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenalBENETTON milik Penggguat;4. Menyaiakan bata! pendaftaran merek BENETTON milik Terquaat daftarnomor 308427 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HK!

Bahwa suatu merek baru dapat menjadi merek terkenal apabila produk yang dilindungi oleh merek tersebut diproduksi dan diperdagangkan;9. Bahwa oleh karena tidak pemah diproduksi dan diperdagangkan, makamerupakan fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagibahwa:9.1. Rokok Benetton baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sejakdahulu sampai sekarang bukan merupakan merek terkenal:9.2.

Di dalamsalah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa :ae Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukanapakah merek LAY'S milik Penggugat termasuk merek terkenal atautidak, maka dalam penjelasan Pasal 6 (1) (bo) UndangUndang Merekantara lain dikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat denganmemperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenal merektersebut dibidang usaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikanpura reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar

, maka pendaftaran merek FENDICO olehTergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baik guna membonceng ketenaranmerek terkenal milik Penggugat sehingga merek FENDICO milik Tergugattersebut tidak perlu diberi perlindungan hukum";.

Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Penggugat adalahmerupakan merek terkenal;Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 92 PK/Pdt.Sus/20124. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugat mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek "YULIN dan LUKISAN" milikPenggugat yang merupakan merek terkenal;5. Menyatakan bahwa merek "YULIN dan LUKISAN" milik Tergugat mempunyaipersamaan pada keseluruhannya dengan nama perusahaan/badan hukum milikPenggugat yang sudah terkenal;6.

); Promosi yang terus menerus yang diikuti dengan bukti pendaftaran di berbagainegara; Atau telah ada putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatanhukum pasti, yang menyatakan merek tersebut sebagai merek terkenal;14.Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, Merek YULIN danLUKISAN yang diklaim oleh Termohon PK sebagai Merek Terkenal (WellknownMark) adalah SANGAT TIDAK RELEVAN.

Jadi sangatlah naif apabila tibatiba TermohonPK merasa sebagai pihak yang lebin berhak atas Merek YULIN dan LUKISANtersebut dengan mengklaim sebagai Merek Terkenal.

Bahwa, sebagaimana akan didukung oleh seluruh buktibukti yang akan Penggugatsampaikan nanti, maka tegas dan tidak terbantahkan bahwa Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai denganUndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai"UndangUndang Merek") yang berbunyi: "....Merek terkenal untuk barang dan/ataujasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan

Disamping itu,diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar dan besar besaran investasi di beberaoa negara di dunia yang dilakukan olehHal. 3 dari 45 hal. Put.

Bahwa selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari keterkenalan Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat, maka sebagai suatu Merek terkenal yang telah diakuiHal. 6 darikeberadaannya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atasmereknya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;Di dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek dijabarkan lebih lanjut mengenailingkup perlindungan merek terkenal atas merekmerek yang memiliki persamaanpada pokoknya atau pada keseluruhannya yang merupakan barang

hanya karena Judex Facti menilat Merek TOMMYBAHAMA Pemohon Kasasi hanya terkenal di luar negeri dan tidak terkenal diIndonesia, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahanpenerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena Judex Facti telah keliru dalammenerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 gunamempertimbangkan kriteria merek terkenal;Bahwa, dalam mempertimbangkan perihal keterkenalan Merek TOMMY BAHAMAPemohon Kasasi, Judex Facti hanya melihat ada atau tidaknya

Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan denganmemperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

milik pihak lain;7 Tindakan TERGUGAT I yang mendaftarkan terlebih dahulu dan terusmelakukan perpanjangan perlindungan merek Teenie VWeenie + Lukisandi Indonesia yang notabene merupakan merek terkenal milik PENGGUGATyang telah eksis dan terkenal lebih dahulu daripada pendaftaran merekTeenie Weenie + Lukisan dengan No.

Oleh karenanya,dimanapun di dunia, PENGGUGAT adalah pemilik pertama yang sah atasmerek terkenal Teenie Weenie dan variannya;IV.

MEREK Teenie Weenie DAN VARIANNYA MILIK PENGGUGATADALAH MEREK TERKENAL DI DUNIA10 Merek terkenal Teenie Weenie dan variannya milik PENGGUGAT telah11terdaftar di berbagai negara tujuan perdagangan produknya, antara lain di Korea,Jepang, Cina, Hongkong, Amerika dan Taiwan, dengan tujuan untuk melindungibisnisnya;Merek terkenal Teenie Weenie dan variannya milik PENGGUGAT telahmembawa Perusahaan PENGGUGAT menempati rangking pertama sebagaiPerusahaan dengan pendapatan terbesar di Korea selama dua tahun

dan variannya atas namaPENGGUGAT layak untuk diakui sebagai merek terkenal;Bahwa mengenai Merek Terkenal, Pasal 6* Konvensi Paris menyatakan bahwa:Negara Anggota Konvensi harus menolak atau membatalkan pendaftaran danmelarang penggunaan merekmerek yang merupakan reproduksi, imitasi atauterjemahan yang dapat menyebabkan kebingungan, atas suatu merek untukbarang yang sama atau sejenis.

yang didalilkan oleh Penggugat sangat berlebihanhanya dengan mendalilkan tentang dasar hukum dari merek terkenal itu sendiri,tanpa disertai dengan buktibukti yang kuat sebagaimana kriteria yangdijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kriteria merek terkenal yangdiatur di dalm TRIPs.8 Bahwa suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal tidak bisa hanyadilihat dari bukti pendaftaran di beberapa negara saja akan tetapi juga harusdibarengi dengan indikatorindikator lain sebagaimana yang

Bahwa dapat dipastikan, tanpa diinspirasikan dari merek terkenal CEAT milikPenggugat yang notabene juga merupakan nama badan hukum Penggugat,Tergugat tidak akan pernah berpikir untuk mendaftarkan merek CEATsebagai mereknya.

Nomor 235 K/Pdt.SusHKI/2015merupakan Merek Terkenal. Namun ironisnya sampai pada alinea amarputusan, Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan apakah Merekmilik Pemohon Kasasi (ic. Penggugat) adalah Merek Terkenal ataukahbukan Merek Terkenal. Padahal seharusnya Judex Factimempertimbangkan buktibukti Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) P1,P2.1.1 s.d.

Nomor 235 K/Pdt.SusHKI/2015pasti menurut hukum bahwa merek CEAT milik Pemohon Kasasi(Penggugat Asal) adalah termasuk dalam kategori Merek Terkenal;b. Bahwa setiap peniruan merek terkenal milik orang lain padadasarnya dilandasi iktikad tidak baik, karena mengambilkesempatan dari kebenaran merek orang lain, sehingga tidakseharusnya mendapat perlindungan hukum;c.

Pasal 16 ayat (2) TRIPs, menyatakan: Perbuatan meniru,membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek oranglain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan(pirate) secara iktikad tidak baik.

negara merdeka dan turut dalampergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubunganinternational antara lain dengan cara menghormati/melindungimerekmerek terkenal milik Warga Negara Asing.

merek terkenal seperti yang disebutkan dalamPenjelasan UndangUndang Merek;Ad Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan UndangUndangMerek, WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyaipedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:e Pemakaian merek yang lama;e Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat padaingatan masyarakat luas;e Pendaftaran merek di beberapa negara;e Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terusmenerus;e Reputasi

tersebut di atas akan didukung dengan buktibuktiyang akan disampaikan dalam acara pembuktian nanti yang membuktikanbahwa merek The Cheesecake Factory adalah merek terkenal;e Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Antara Merek Cheese CakeAtas Nama Tergugat Dengan Merek Terkenal The Cheesecake Factory MilikPenggugat;24 Bahwa dapat dilihat di bawah ini, merek yang terdaftar atas namaTergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merekmilik Penggugat sebagai berikut: Merek Terkenal

lama dan terus akan menjadi merek terkenal,sehingga memenuhi persyaratan mengenai kriteria merek terkenal sebagaimanadisebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) UndangUndang Merekdan ketentuan WIPO (World Intellectual Property Organization) mengenaiMerek Terkenal;28 Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harusmenolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek,Hal. 9 dari 40 hal.

merek yang mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/ataujasa yang tidak sejenis;31 Bahwa meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Merekdisebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyaipersamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lainuntuk barang yang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan terhadapmerek terkenal untuk barang

secara internasional dan terkenal di Indonesia;Menyatakan bahwa merek Cheese Cake Daftar Nomor IDM000050336 atasnama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannyadengan merek terkenal The Cheesecake Factory milik Penggugat untuk barang/jasa sejenis;Menyatakan bahwa merek Cheese Cake Daftar Nomor IDM000050336atas namaTergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannyadengan merek terkenal The Cheesecake Factory milik Penggugat untuk jenisbarang/jasa yang tidak

mendapatkan perlindungan dariNegara Republik Indonesia sebagai suatu merek terkenal (vel/knownmark);Bahwa selain itu, merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG milikPenggugat Rekonpensi tersebut terbukti pula telah memenuhi syaratsebagai merek terkenal (wellknown mark) yang harus mendapatkanperlindungan hukum sesuai dengan kaidahkaidah dalam Yurisprudensitetap Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keberadaanMerek Terkenal (wel/known mark) sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

No. 769 K/Pdt.Sus/201011.rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karenaIndonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil KonvensiParis bahkan tanpa reserve dan oleh karena itu hasil Konvensi Parisitu harus ditaati";Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.689K/Sip/1983 jo No. 370K/Sip/1983 yang antara lain pada pokoknyamenyatakan : "Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karenamempunyai persamaan dengan merek terkenal walaupun untukbarang yang tidak sejenis"

No. 769 K/Pdt.Sus/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensimenuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsupaya memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh PenggugatRekonpensi untuk seluruhnya ;Menyatakan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG milikPenggugat Rekonpensi adalah merupakan merek terkenal;Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai satusatunya pemilik yangsah di Indonesia atas merek terkenal

No. 769 K/Pdt.Sus/2010Bahwa mohon bandingkan dengan beberapa Yurisprudensi MARI yangtelah berlaku tetap mengenai perlindungan Merek Terkenal (WellknownMark), yaitu :m Yurisprudensi MA.RI No. 426/K/Pdt/1994 tanggal 03 Nopember1995 : Kriteria terkenal atau tidak suatu merek yang merupakanmasalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telahmenjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkanpada apakah suatu merek telah menembus batasbatas nasionaldan regional sehingga merek tersebut

sudah berwawasanglobalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidakmengenal batas dunia;= Yurisprudensi MA.RI No. 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 Nop 1995 :Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telahberedar keluar dari batasbatas regional sampai kepada batasbatas trans nasional;= Yurisprudensi MA.RI No. 3485/K/Pdt/1992 tanggal 20 September1995: Dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruhpeserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangkamelindungi merek terkenal dari

dari Perusahaan terkenal dariChina yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikatyang diterbitkan oleh Pemerintah China (bukti P2), dan sudah lamadikenal dan beredar di 197 Negara di dunia;Untuk menentukan kriteria merek terkenal berpedoman padaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:1) Nomor 1486 K/1991 Tanggal 25 November 1995;Pengertian merek terkenal adalah apabila merek telah beredar keluardari batasbatas regional sampai kepada batasbatas transnasional,dimana

Setiappendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merekmirip) atau persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merekyang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak;Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akanmemberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembedaatau reputasi merek terkenal yang terdaftar terdahulu;15.Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekmenyatakan sebagai berikut:Ayat (1);Permohonan harus ditolak

didaftarkan dan diperkenalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugatasal di Indonesia telah terkenal oleh masyarakat Indonesia;.

Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan padatingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal;Dalam prakteknya, suatu merek terkenal sangat bergantung pada produkyang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen atau produkdengan merek tertentu yang dekat kehidupan seharihari Konsumen, jelasmerek SKYWORTH bukanlah merek terkenal jika sematamata hanyaberdasarkan adanya pendaftaran pada beberapa negara;. Bahwa dalil dimaksud pendapat James E.

Tidak adanya Publikasi dan/atau Promosi dan investasi yang dilakukanmaka merek SKYWORTH bukan suatu merek terkenal;2. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek mengenai pedoman merek terkenal harus memenuhikriteria:a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan;b.

dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia ;

HOT STAR milik PENGGUGAT demi kepentingan usahanya ;

maka Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikanmerek a quo adalah merek terkenal.

Namun, gugatan inidimentahkan oleh Pengadilan Negeri dengan argumentasibahwa meskipun hak merek terkenal, Prada belum tentuterkenal di Indonesia.

di duniaInternasional:;Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c Undangundang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur permohonanpendaftran Merek harus ditolak apabila merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yangmemenuhi persyaratan tertentu;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu merekdikategorikan terkenal, menurut PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

/2018/PN.Niaga.Jkt.Pstpada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadapbarang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.(3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh daripenggunaan merek

(dilationtheory) tidak mengharuskan adanya bukti tentang telah terjadi kekeliruan dalammenilai sebuah merek terkenal.

No. 746 K/Pdt.Sus/201210.Bahwa, dengan demikian merek TONG REN TANG milik Penggugat telahmemenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalamPenjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) dari UndangUndang merek yangberbunyi:"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yangsejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenal merek tersebut di bidangusaha yang bersangkutan.

No. 746 K/Pdt.Sus/2012wees Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakahmerek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, makadalam penjelasan Pasal 6 (1) (b) UndangUndang Merek antara laindikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikanpengetahuan umum masyarakat mengenal merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikan pura reputasimerek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara

, maka pendaftaranmerek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baikguna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehinggamerek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindunganhukum"..

Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/ Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/PenggugatHal. 23 dari 29 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/20128.10.adalah merek terkenal yang terlebin dahulu digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugatadalah merek terkenal yang terlebinh dahulu) digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

sebagai bagiandari Merek Terkenal di Dunia;Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands2018 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas namaPenggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan DirjenHak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, tidak terdapatMerek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagaibagian dari Merek Terkenal di Indonesia;Begitu pula dalam survei tahunan yang dilakukan oleh MajalahSWA di tahun 2018 yang merilis 100

Hal ini juga berlaku terhadap merekmerek yang telahmenjadi Merek Terkenal di Indonesia, misalkan Merek AQUA, MerekINDOMIE, Merek KOPIKO dan sebagainya, TIDAK OTOMATISmenjadi Merek Terkenal di RRC. Apabila merekmerek terkenal diIndonesia tersebut ingin menjadi Merek Terkenal di RRC maka sudahtentu HARUS mengikuti peryaratan dan tata cara yang berlaku diNegara RRC.

Finance pada februari 2017 , tidak tercatat MerekSHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagiandari Merek Terkenal di Dunia;c) Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands2018 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas namaPenggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;d) Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan Dijen HakKekayaan Intelektual Republik Indonesia, tidak terdapat MerekSHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagiandari Merek Terkenal di Indonesia;e)

sebagai merek terkenal, yaknimemperhatikan halhal sebagai berikut :1.

tersebut tidak cukup membuktikanbahwa Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, dan menurutMajelis walaupun Penggugat mendalilkan merek Penggugat terkenal diNegaranya maka tidak otomatis merek tersebut secara otomatis menjadimerek terkenal di Negaranegara lainnya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka belum dapat dibuktikan bahwa Merek Penggugat SHARPNESS+ Logo dengan NO. 1310113 telah terdaftar secara resmi di berbagai Negaradan Merek Penggugat sebagai merek terkenal

Tentang Pengajuan Gugatan Pembatalan :Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untukmembonceng keterkenalan merek terkenal Maling dan variannya atas namaHal 1 dari hal 18 Put.

Nomor 218 K/Pdt.Sus/201 1merek Maling adalah merek terkenal maka penerapan hukumnya berlakuperlindungan hukum terhadap merek terkenal ;4. Bahwa ternyata dalam putusannya, Judex Facti tidak menilai mengenaimerek terkenal tetapi langsung berbicara mengenai penerapan hukumterhadap pendaftar pertama dan perlindungan hukumnya, yang menurutPemohon Kasasi adalah keliru dan tidak benar ;5.

Bahwa Judex Facti juga keliru mencampuradukan pertimbangan hukummengenai pendaftar pertama dengan merek terkenal padahal apabila dalilmerek terkenal terbukti maka masalah hukum mengenai pendaftarpertama tidak diperlukan lagi tetapi justru Tergugat menjadi orang yangmendaftar dengan itikad buruk ;.

Bahwa selain itu Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan mengenaimerek Maling sebagai merek terkenal dari buktibukti yang diajukan olehPenggugat padahal jelas buktibukti pernyataan itu menunjukkan merekMaling milik Penggugat adalah merek terkenal sehingga pendaftaranmerek Maling oleh Tergugat bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan dan ketertiban umum ;.

Bahwa sesuai dengan Pasal 69 juncto Pasal 4 UndangUndang No. 15Tahun 2001 yang masuk dalam pengertian ketertiban umum adalah itikadtidak baik yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal, sehinggaseharusnya Judex Facti menentukan terlebin dahulu apakah merek"Maling" milik Pemohon Kasasi (Penggugat) merek terkenal atau tidak ;.

Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Merek, karena memiliki persamaan secara keseluruhan ataupada pokoknya dengan merek terkenal VANS dan/atau variasinya milikPenggugat, untuk barangbarang sejenis di Kelas 25, khususnyasepatu dan alas kaki;b. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo.

Nomor 311 K/Pdt.SusHKI/201316.Bahwa, mengenai merek terkenal, pada penjelasan Pasal 6 ayat (1)huruf (b) UndangUndang Merek telah dijelaskan mengenai kriteriasuatu merek terkenal, yaitu dengan memperhatikan:1)2)3)4)Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar dan besarbesaran;Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan olehpemiliknya, danDisertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa

Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yangtelah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina,Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yanggencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan olehJudex facti;b.

Bahkan symbolinilah yang menjadi ciri Knusus produkproduk sepatu Penggugat daridahulu hingga sekarang (lihat contoh gambar produk Penggugat padauraian poin No. 6);Penggunaan simbol yang khas pada sisi produk sepatu adalah hal yangumum bagi produsenprodusen sepatu terkenal.

VANS, Merekmerek OFF THE WALL dan Merekmerek lainnya milik Penggugat; Nama Badan Hukum Penggugat;atau Nama Orang Terkenal.

suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhisecara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umum;e Masyarakat ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif,tidak bisa hanya salah satu saja;e Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan merek terkenal belum ada;e Dalam UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertianmerek terkenal;e Kualifikasi sebagai suatu merek terkenal berbicara masalah penerapan hukumyang tunduk

terkenal, akan tetapi tidak lebih hanya merupakan suatuupaya agar merek tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum di NegaraHal. 15 dari 22 hal Put.

Demikian pendaftaran merek Yoshimura atas namaPenggugat di beberapa Negara tersebut adalah tidak merupakan jaminan suatumerek tersebut dinyatakan terkenal.

; Suatu merek yang didaftar di lebih dari tiga Negara tidak cukup membuktikansebagai merek terkenal;e Tanda pendaftaran merek dibeberapa Negara belumlah cukup untukmembuktikan suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhisecara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umummasyarakat.

Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif, tidak bisahanya salah satu saja;e Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan merek terkenal belum ada;e Dalam UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertianmerek terkenal;Hal. 16 dari 22 hal Put.

maupun keseluruhannya dengan merekmerekterkenal Penggugat ORION, ORION dan Variannya, dan Logo hurufO + RION, Logo huruf O dan RION untuk barang sejenis yangtermasuk dalam kelas 30, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonanpendaftaran merek Tergugat seharusnya ditolak;9 Bahwa pendaftaran merek Tergugat ORION (vide bukti P6) yang bentuktulisan dan bunyi ucapannya mempunyai persamaan pada pokoknyamaupun keseluruhannya dengan merekmerek terkenal

PerbuatanTergugat jelas bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan sertamaksud dan tujuan dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal;Bahwa dapat dipastikan tanpa diilhami merekmerek terkenal Penguggat(vide bukti P2 s/d P5), Tergugat tidak akan pernah memikirkan untukmendaftarkan merek ORION (vide bukti P6). Bahkan YurisprudensiMahkamah Agung R.I.

Dengandemikian perbuatan Tergugat tersebut nyata dapat dikualifikasi beritikad tidak baikdan patut untuk dibatalkan;Tentang gugatan Penggugat tidak dibatasi waktu14 Bahwa mengingat merek Tergugat ORION Daftar Nomor 540500 (videbukti P6) menyerupai merekmerek terkenal Penggugat ORION,ORION dan Variannya dan Logo huruf O + RION (vide bukti P2 s/dP5), maka suatu pendaftaran yang menyerupai merekmerek terkenal milikPenggugat dikualifikasi sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baiksehingga menurut

Nomor 60 K/Pdt.Sus/2013adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugatdengan hasil produksi pihak lain;4 Menyatakan merek Tergugat ORION Daftar Nomor 540500 (vide buktiP6) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannyadengan merek terkenal Penggugat ORION, ORION dan Variannya,dan Logo huruf O + RION, (vide bukti P2 s/d P5);5 Menyatakan tindakan Tergugat mendaftarkan merek ORION DaftarNomor 540500 (vide bukti P6) untuk jenis barang yang termasuk dalamkelas 30 dilakukan dengan

hukum pengertian merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karenauntuk menentukan suatu) merek terkenal tidaklah mensyaratkan adanyaperpanjangan pendaftaran merek dan pengaturan waktu dimulainya promositersebut untuk menentukan merek terkenal;Bahwa ternyata Judex Facti telah salah menafsirkan dan keliru menerapkanhukum pengertian merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6 ayat huruf bUndangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena

di atas, merek GAMESPOT milikPenggugat adalah merek terkenal (wellknown mark), karena telahmemenuhi kriteriakriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalamPenjelasan Undangundang Merek;Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan UndangUndang Merek,WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyaipedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut :& Pemakaian merek yang lama;& Penampilan merek yang mempunyai ciri knas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas

suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkankerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;Bahwa Pasal 16.3.

Perjanjian TR/Ps yang mulaiberlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarangadanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatupendaftaran merek terkenal untuk barangbarang yang tidak sejenis, dimana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antarabarangbarang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di manakepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Merek mengaturpenolakan pendaftaran merek yang

Pengetahuan Tergugat atas bidang usaha dan merek terkenal Penggugat.6.

No. 426 PK/Pdt/1994 tertangal 3 November 1995;dan (iii) pedoman yang telah dirumuskan oleh The Committee of Expert onWell Known Mark WIPO mengenai kriteria merek terkenal;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuanhukum dengan mensyaratkan bahwa merek GAMESPOT tidak terkenal diIndonesia.

Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telahdidaftarkan di sejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italiakelompok negara IR (1), CTMIR(3) dan IR (3);3.

Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/2017Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade danLukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaimerek terkenal berdasarkan penjelasan UndangUndang Merek Pasal 6ayat (1) huruf b;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis KonvensiParis, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikanPerlindungan Hukum di semua negaranegara peserta Konvensi Paris, didalamnya adalah Singapura dan Indonesia;Menimbang, bahwa menurut

Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/2017adalah merek terkenal, sehingga patut diduga Merek "ZORRIK" Tergugatmerupakan hasil penjiplakan Merek "ZORRIK" milik Penggugat;b.

Merek ZORRIK adalah Merek terkenal yang wajidb mendapatkanperlindungan di Indonesia;31.Bahwa Majelis Hakim Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan MajelisHakim Kasasi yang menyatakan Merek Pemohon PK diklaim sebagaimerek terkenal hanya di Negara Nigeria;32.Bahwa hal tersebut sama sekali tidak berdasar, dimana Pemohon PKmendalilkan bahwa Merek "ZORRIK" adalah merek terkenal yang dimilikiPemohon PK dan terdaftar di lebin dari 30 Negara di 5 (lima) benua,bukan hanya di Negara Nigeria;33.Bahwa dalam

(Vide, Bukti P12);45.Bahwa hal ini membantah pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yangmenilai Merek ZORRIK Pemohon PK hanya terkenal di Nigeria, karenaapabila suatu merek sudah dipergunakan untuk suatu produk di banyakNegara di seluruh dunia sejak tahun 1999 dan terdaftar juga di DaftarMerek Internasional (International Register of Mark) tidak dianggapsebagai merek terkenal, maka merek seperti apalagi yang dikategorikansebagai merek terkenal?

Bahwa dengan terdaftamya merek dagang EXEDY" yang jugamerupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat, menurut pasal 3UndangUndang No. 15 Tahun 2001 Penggugat adalah satusatunyapemegang hak khusus yang diberikan Negara untuk dalam jangka waktutertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izinkepada pihak lain untuk menggunakannya ;EXEDY" ADALAH MEREK TERKENAL DAN MERUPAKAN NAMABADAN HUKUM PENGGUGAT6. Bahwa untuk memenuhi kriteria merek terkenal yang dimaksud dalampasal.......%?

Bahwa merek dagang EXEDY" selain dilindungi pendaftarannya dice ., Indonesia, juga merupakan merek terkenal yang dilindungi pendaftaranfz enya di sebagian besar Negaranegara dunia, tidak kurang dari 41 negara= i, (Buti P5: Daftar Negaranegara), karenanya termasuk merek terkenal/ yang dilindungi sesuai maksud ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf baN ..*# UndangUndang No. 15 tahun 2001.8.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan namae badan hukum EXEDY di Indonesia. untuk jenis barang kelas 12. lo Menyatakan pendaftaran No. 467083 EXEDY milik Tergugaty mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannyapos dengan pendaftaran merek terkenal EXEDY" dan nama badan hukummilik Penggugat;3. Membatalkan atau setidaktidaknya menyatakan batal pendaftaranmerek No. 467083 EXEDY atas nama Tergugat dari Daftar UmumMerek, dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal dan namabadan hukum EXEDY di Indonesia, untuk jenis barang kelas 12:3, Menyatakan pendaftaran merek No. 467083 EXEDY milik Tergugatmempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannyadengan pendaftaran merek terkenal EXEDY" dan nama badan hukummilik Penggugat:4, Membatalkan atau setidaktidaknya menyatakan batal pendaftaranmerek No. 467083 EXEDY atas nama Tergugat dari Daftar Umummerek, dengan segala akibat hukumnya;5.

Yang pada intinya menyatakan bahwa, suatuMerek Terkenal harus melalui proses Promosi yang gencar danbesarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yangdilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaranMereknya, apabila halhal yang di atas belum dianggap cukup,Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifatmandir untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulanmengenaj terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasarpenolakan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusanMajelis

(Bukti P9);Oleh karenanya merekmerek milik Penggugat tersebut dapatdikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi Internasional,sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/Padt//991, tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa:Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batasbatas regional sampai batasbatas Internasional, dimanatelah beredar ke luar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanyapendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai Negara

Kondisi tersebuttentunya dapat mengecoh konsumen dalam memilih produk;Akibatnya, selaku pemilik merek terkenal Penggugat dirugikan, karenaPenggugat telah mengeluarkan biaya yang, tidak sedikit untukmempromosikan dan mendaftarkan mereknya di berbagai Negara sehinggamenjadi terkenal dan dikenal masyarakat Internasional;Dengan demikian tak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran merek iLUVmilik Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik untuk memboncengketenaran merek iLuv milik Penggugat;Oleh karena itu

Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran, karena investasi dibeberapa Negara di dunia yangdilakukan oleh pemiliknya;3. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;4.

mengenai terkenal atau tidaknya merek yangdijadikan dasar penolakan;Faktanya Judex Facti sama sekali tidak memerintahkan lembaga yangbersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulanmengenai terkenal atau tidaknya merek yang dijadikan dasar penolakan.Disinilah letak kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti sehinggapertimbangan Judex Facti yang menganggap tidak cukup bukti bahwamerek Penggugat merupakan merek terkenal seharusnya dibatalkan;Bahwa oleh karena Judex Facti sama sekali

pemilik merek terkenal Samsung dan juga Apple Inc., selaku pemilikmerek terkenal Mac Accesories (vide Bukti P18, P22 dan P23);Bahwa dari seluruh posita yang dikemukakan Penggugat dalam suratgugatan yang didukung oleh buktibukti yang cukup telah Penggugat ajukanseharusnya tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk menolak petitumNomor 3 dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi.

Put. 445 K/Pdt.Sus/20121414 Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade danlukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteriakriteria untuk disebutsebagai merek terkenal berdasarkan penjelasan undangUndang Merek Pasal 6ayat (1) huruf b;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis KonvensiParis, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikanPerlindungan Hukum di semua negaranegara peserta Konvensi Paris, didalamnya adalah Singapura dan Indonesia;Menimbang, bahwa

BENETTON yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk diIndonesia;Menimbang bahwa merek terkenal BENETTON milik penggugat telahterdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan berbagai nomornomorpendaftaran;Menimbang bahwa merek BENETTON milik Penggugat juga telah terdaftardi berbagai negara di dunia antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman,Belanda, Perancis, Jepang , Cina, Korea Selatan, Singapura, Australia, SelandiaBaru, Mesir, Arab Saudi, India, dan lainlain.Menimbang bahwa merek terkenal BENETTON

Pasal 6 bis Konvensi Paris membenarkan pemilikmerek terkenal menuntut pembatalan merek yang sama atas jenis barang danjasa yang berbeda asal saja merek terkenal tersebut telah didaftar di negaramana perlindungan diinginkan, in casu merek DARKIE dan DARLIE dengan atautanpa Lukisan Orang Bertopi telah didaftar di Indonesia. c.Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 14/Merek/20043/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Juni 2004 di dalam perkarapembatalan merek V2 WATSONS, antara

Salinan putusanputusan badan pengadilan asing atau lembaga lain yangsetara, yang telah menyatakan bahwa Merekmerek TEFLON milikPemohon Kasasi merupakan merekmerek terkenal (Vide Bukti P26As/d Bukti P32B); dand.

Put. 445 K/Pdt.Sus/20124040diterapkan untuk mengisi kekosongan atau ketiadaan PeraturanPemerintah mengenai perlindungan merek terkenal sebagaimana yangdiamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek.Adapun preseden tersebut (vide Bukti P43, P44 dan P45) adalahsebagai berikut:a.