• merek terkenal dengan memperhatikan:i.

  Merekmerek terkenal milik Penggugat telah terdaftar sejak lama dibanyak negara di dunia;c.

  Penggugat juga telah melakukan Investasi yang gencar dan besarbesaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkanmerekmerek terkenal milik Penggugat;Bahwa, menimbang faktafakta di atas, maka nyata dan jelas terbukti bahwaseluruh kriteria merek terkenal sebagaimana dimaksud pada penjelasanPasal 6 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Merek, telah terpenuhiseluruhnya, sehingga sudah sepatutnya Merekmerek terkenal milikHalaman 7 dari 184 hal. Put.

  VANSTermohon Kasasi, baik di negaranya (Amerika Serikat) maupun dinegaranegara lain;Salah satu syarat merek dikatakan terkenal jika merek tersebutmampu menghalangi atau mencegah terdaftarnya merek yangmeniru atau mirip merek terkenal tersebut;Majelis Hakim Judex Facti juga mendalilkan hal yang sama dalampertimbangan hukumnya yaitu syarat merek terkenal jika pemilikmerek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatumerek yang meniru merek terkenal tersebut;Bahwa di Negara asal Termohon

  tersebut sebagai dasar merekTermohon Kasasi adalah merek terkenal.

• dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia ;

• Menyatakan merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM0000328069 atas nama TERGUGAT mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT ;
• Menyatakan bahwa TERGUGAT mengajukan pendaftaran merek HOT STAR ke Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000328069 dengan itikad tidak baik, karena memiliki persamaan, meniru dan menjiplak merek-merek terkenal

  HOT STAR milik PENGGUGAT demi kepentingan usahanya ;

• Menyatakan bahwa merek-merek HOT STAR milik PENGGUGAT adalah merek terkenal ;
• Menyatakan batal merek HOT STAR dengan nomor pendaftaran IDM000328069 milik TERGUGAT dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
• Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu guna menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal

  maka Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikanmerek a quo adalah merek terkenal.

  Namun, gugatan inidimentahkan oleh Pengadilan Negeri dengan argumentasibahwa meskipun hak merek terkenal, Prada belum tentuterkenal di Indonesia.

  di duniaInternasional:;Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c Undangundang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur permohonanpendaftran Merek harus ditolak apabila merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yangmemenuhi persyaratan tertentu;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu merekdikategorikan terkenal, menurut PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

  /2018/PN.Niaga.Jkt.Pstpada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadapbarang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.(3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh daripenggunaan merek

  (dilationtheory) tidak mengharuskan adanya bukti tentang telah terjadi kekeliruan dalammenilai sebuah merek terkenal.

• K/Pdt.Sus/...MerekMer 1314milik Penggugat (Bukti P12) yang sudah terkenal dan dikenal masyarakat secaraluas;Perbandingan kemasan produk merek Neurobion dan Bioneuron:Neurobion milik Penggugat oc:NeurobionSee Vier 81. ate ) ek Bioneuron milik TergugatBioneuron Page 12 Bahwa kemasan produk merek TergugatBioneuron dibuat dengan dominasi warna Biru dan Putih sama persis dengankemasan produk merek terkenal Penggugat Neurobion yaitu Biru dan Putih,bentuk huruf tulisan merek Bioneuron sama persis dengan

  Kententuanketentuan ini juga berlaku ketika bagian penting darimerek tersebut merupakan satu pembuatan merek terkenal tersebut atau suatutiruan yang dapat menyesatkan.Bahwa keikutsertaan Indonesia menandatangani konvensi intenasional dibidangHak Kekayaan Intelektual, salah satunya Konvensi Paris, maka sebagai pesertadari Konvensi internasional tersebut, maka Indonesia berkewajiban secara timbalbalik memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal;Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya

  Tentang Penerapan Hukumnya1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat yang menyatakan bahwa merek Neurobion milik Penggugat (sekarang TermohonKasasi) adalah merek terkenal yang didasarkan pada pertimbangan telah didaftarkan dibeberapa negara dan dipromosikan melalui media masa (halaman 44), dan menyatakanbahwa merek Bioneuron milik Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) belum termasukmerek terkenal yang didasarkan pada pertimbangan bahwa merek Bioneuron hanyaterdaftar

  di Indonesia (halaman 45), adalah pertimbangan hukum yang keliru.2 Bahwa suatu merek itu terkenal tidak hanya merek itu telah beredar di berbagaidaerah, namun indikasi yang terpenting adalah bahwa merek tersebut telah mempunyaiikatan emosional dengan masyarakat atau konsumen sehingga Bioneuron jugamerupakan merek terkenal.

  Bahwa selama ini produkBioneuron dari Pemohon Kasasi telah mendapat tempat di masyarakat umumnya dankonsumen khususnya (Lihat keterangan saksi fakta tanggal 18 November 2014).Indikasi ikatan emosional ini telah diabaikan oleh hakim.3 Bahwa oleh karena Bioneuron telah merupakan merek terkenal maka hakimPengadilan Niaga Jakarta Pusat semestinya tidak dapat membatalkan merek Bioneuron.4 Bahwa Bioneuron sebagai merek terkenal, masyarakat konsumen dapat denganmudah membedakan antara merek Bioneuron dengan

• Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek, yang menyebuitkan:Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenisdilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

  Di sampingitu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karenapromosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaranMerek tersebut di beberapa Negara;b.

  Keberatan KeempatJudex Facti Keliru Menilai Bahwa Merek Mikrozid Milik Termohon KasasiMerupakan Merek Terkenal Sehingga Mengakibatkan Salah DalamMemberikan Putusan:1.Bahwa menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,yang dimaksud dengan merek terkenal adalah merek yang telah beredarkeluar dari batasbatas regional sampai kepada batasbatastransnasional. Bahwa kemudian merek seperti itu telah didaftarkan diberbagai Negara adalah hanya cara pembuktiannya saja.

  Selain itu TermohonKasasi juga tidak dapat menghadirkan saksisaksi yang dapatmembuktikan bahwa merek milik Termohon Kasasi tersebut merupakansuatu merek yang terkenal sehingga menjadi suatu keanehan bagi kamibahwa merek milik Termohon Kasasi pada akhirnya dikatakan sebagaisebuah Merek Terkenal pada putusan pengadilan tingkat pertama tanpaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertamamelakukan penilaian kembali terhadap faktafakta yang sesuai;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan

  Dalam hal ini, adalahtidak, benar klaim dari Termohon Kasasi bahwa merek milik TermohonKasasi adalah merek terkenal, karena tidak memenuhi unsur pengetahuanumum masyarakat sebagai merek terkenal, dan juga tidak memenuhi unsurreputasi merek yang bersangkutan sebagai merek terkenal.

• milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;Merek Zirconio milik Penggugat merupakan merek yang terkenal dan lebih dahuluterdaftar di seluruh dunia daripada Merek Zirconio milik Tergugat I;10 Bahwa UndangUndang Negara Indonesia memberikan ketentuan yang tegasmengenai merek terkenal, yaitu adanya pengetahuan masyarakat mengenaimerek yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh dari promosi yanggencar dan besarbesaran, investasi yang dilakukan dan bukti pendaftaran merekdi berbagai Negara

  Di samping itu, diperhatikan pulareputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dandisertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal6 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebutmaka kriteria atas sebuah merek terkenal adalah berdasarkan:e Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek

  Dengan kata lain,merek Zirconio milik Penggugat telah menunjukkan dan mengukuhkan dirinyasebagai merek yang terkenal;13 Bahwa doktrin hukum Perdata Indonesia menyebutkan bahwa suatu merek dapatdianggap terkenal adalah apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampaiperbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (high reputation) dan tidakmengenal batas dunia (borderless world).

  Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa merekBata milik Penggugat adalah terkenal yang mana status keterkenalan yangbersangkutan adalah sebagai kebenaran yang absolut.

  , dan yang dimaksudkan denganmerek terkenal harus ada faktor bisnis apabila Sertifikat Merek tersebut telahdiperpanjang beberapa kali maka telah terbukti bahwa merek Zirconio milik TergugatI diajukan dengan iktikad baik.

• Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap kesepakatan hutang piutang yang apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang milik Para Penggugat maka Para Tergugat akan menyerahkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 125 luas 4440 M2 (terkenal dengan nama tanah pertelon) yang terletak di Desa Payak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2014 ; 3.

  Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati terhadap tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 luas 4440 M2 (terkenal dengan nama tanah pertelon) atas nama Tergugat I (KARSONO) terletak di Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ; 5.

• dari Perusahaan terkenal dariChina yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikatyang diterbitkan oleh Pemerintah China (bukti P2), dan sudah lamadikenal dan beredar di 197 Negara di dunia;Untuk menentukan kriteria merek terkenal berpedoman padaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:1) Nomor 1486 K/1991 Tanggal 25 November 1995;Pengertian merek terkenal adalah apabila merek telah beredar keluardari batasbatas regional sampai kepada batasbatas transnasional,dimana

  Setiappendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merekmirip) atau persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merekyang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak;Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akanmemberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembedaatau reputasi merek terkenal yang terdaftar terdahulu;15.Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekmenyatakan sebagai berikut:Ayat (1);Permohonan harus ditolak

  didaftarkan dan diperkenalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugatasal di Indonesia telah terkenal oleh masyarakat Indonesia;.

  Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan padatingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal;Dalam prakteknya, suatu merek terkenal sangat bergantung pada produkyang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen atau produkdengan merek tertentu yang dekat kehidupan seharihari Konsumen, jelasmerek SKYWORTH bukanlah merek terkenal jika sematamata hanyaberdasarkan adanya pendaftaran pada beberapa negara;. Bahwa dalil dimaksud pendapat James E.

  Tidak adanya Publikasi dan/atau Promosi dan investasi yang dilakukanmaka merek SKYWORTH bukan suatu merek terkenal;2. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek mengenai pedoman merek terkenal harus memenuhikriteria:a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan;b.

• Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telahdidaftarkan disejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italiakelompok negara IR (1), CTMIR(8) dan IR (3);3.

  Putusanputusan maupun yurisprudensi mengenai kriteria penentuanmerek terkenal, penilaian persamaan pada pokoknya, dan penilaian itikadtidak baik (Vide Bukti P73A sampai dengan Bukti P74B);4.

  Sebagaimana telah terbukti pada persidangan, Pemohon Kasasitelah mengajukan berbagai bukti yang secara meyakinkan bahwa Merek"ZORRIK" milik Pemohon Kasasi adalah suatu merek terkenal.

  No. 185 K/Pdt.SusHKI/2015Pemohon Kasasi yang merupakan merek terkenal baik untuk barangbarang sejenis maupun barangbarang tidak sejenis;ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Jo.

• No. 746 K/Pdt.Sus/201210.Bahwa, dengan demikian merek TONG REN TANG milik Penggugat telahmemenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalamPenjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) dari UndangUndang merek yangberbunyi:"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yangsejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenal merek tersebut di bidangusaha yang bersangkutan.

  No. 746 K/Pdt.Sus/2012wees Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakahmerek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, makadalam penjelasan Pasal 6 (1) (b) UndangUndang Merek antara laindikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikanpengetahuan umum masyarakat mengenal merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikan pura reputasimerek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara

  , maka pendaftaranmerek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baikguna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehinggamerek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindunganhukum"..

  Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/ Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/PenggugatHal. 23 dari 29 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/20128.10.adalah merek terkenal yang terlebin dahulu digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

  Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugatadalah merek terkenal yang terlebinh dahulu) digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

• Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal BLOOMINGDALES.;3. Menyatakan merek bloomingdale terdaftar No. IDM000147839 dan No.IDM000177962 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal BLOOMINGDALES milik Penggugat.;4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek bloomingdale terdaftar No.IDM000147839 dan No.IDM000177962.5.

  Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan merekBLOOMINGDALES milik Penggugat merupakan merek terkenal, karenaHal 10 dari 39 hal Putusan No.52/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga JKT.PST22.23.24.25.26.27.28.29.telah melakukan promosi melalui brosurbrosur seta iklaniklan di mediacetak berupa majalahmajalah (vide butir 4 gugatan)Bahwa kegiatan promosi melalui penerbitan brosur dan iklan bukanmerupakan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan suatu merekmerupakan merek terkenal.

  Pemilik merek yang tidak terkenalpunbiasanya melakukan promosi lewat berbagai media agar produknya lakuterjual.Disamping itu pendaftaran merek di berbagai negara juga tidak dapatdijadikan dasar untuk mengklaim bahwa merek BLOOMINGDALESmerupakan merek terkenal, karena pendaftaran merek di suatu negarahanya membuktikan bahwa merek tersebut telah mendapatkanperlindungan hukum di negara yang bersangkutan.Bahwa untuk menentukan suatu merek merupakan merek terkenal atautidak, maka hai utama yang harus

  Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran dan investasi dibeberapa Negara di dunia yang dilakukanoleh pemiliknya ;Menimbang, bahwa selain itu berkenaan dengan pengendalian suatumerek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat sebagai berikut:a.

  Pemilik merek terkenal terse but telah berhasil mencegah pendaftaransuatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P29,terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek BLOOMINGDALES diberbagai Negara dan Indonesia untuk melindungi jenis barang dan jasakelas 3,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 42 dan 44;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti P38 sampai denganbukti P53 berupa brosur/iklan, katalogkatalog ,Koran dan majalahHal 32 dari 39 hal

  tentang telah terjadi kekeliruandalam menilai sebuah merek terkenal.

• I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya di berbagai negara di dunia;
3. Menyatakan bahwa merek (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya atas nama Penggugat adalah merek terkenal

   IDM000285125 untuk melindungi jenis barang pada kelas 34 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal (FURONGWANG + KARAKTER HURUF CHINA) dan variannya milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa pendaftaran merek (FUPONGWANG + HURUF KANJI) Daftar No.

   oleh otoritas negara Cina.Bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UndangUndang Merek No.20 Tahun 2016, menyebutkan tentang kriteria merek terkenal yang dapatdijadikan sebagai pedoman klasifikasi merek terkenal di Indonesia, yakni... dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat MengenaiMerek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

   Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilikMerek terkenal terhadap Permohonan; danb. Merek terkenal yang sudah terdaftar.29.

   Penggugat mendalilkan bahwa merekmerek FUROWANG + Karakter Huruf China milik Penggugat adalah merek terkenal.7.

   Merek Terkenal untuk merek FURONGWANG?

   Merek (Furongwang + Karakter Huruf China) DanVariannya Milik Penggugat Adalah Merek Terkenal, Penggugat jugatelah mendaftarkan merekmerek yang mengandung unsur kata45dan/atau gambar x 3 ; x 3 z.

• Korea, Jepang, Cina, dan Vietnam dalamkelas 43; Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa CrystalJade dan Lukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteriakriteria untuk disebut sebagai merek terkenal;ii.

  Menimbang bahwa merek terkenal Benetton milik Penggugatsengaja diciptakan selain sebagai nama Badan Hukum Penggugatdan juga sebagai merek dagang Penggugat, untuk membedakanHalaman 17 dari 37 hal. Put.

  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenisyang memenuhi persyaratan tertentu; atau. Indikasi geografis terdaftar;Dalam penjelasannya hal mana mengenai Merek Terkenal yangdimaksud dalam perkara a quo, huruf (b).

  Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenisyang memenuhi persyaratan tertentu; ataud. Indikasi geografis terdaftar;Justru inilah fakta banhwa Merek NWB yang didaftarkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah mengalami penolakan dari Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual cq.

  Bahwa Merek NWB terdaftar atas nama Pemohon Kasasi terbukti memilikipersamaan untuk seluruh atau pada pokoknya dengan merek terkenal milikTermohon Kasasi;c.

• Dengan demikian terlihat itikad tidak baik Penggugat yang seakanakanmerupakan pemilik terkenal padahal tidak;10. Bahwa selain itu merek JCASANOVA diambil dari nama umum atau penamaan umumCASANOVA berdasarkan cerita kisah nyata dan pengakuan terbuka sang pecinta paling terkenal di duniayaitu Giacomo Casanova, sehingga tidak dapat di klaim/di monopoli satu pihak saja dan tidak memenuhikriteria merek terkenal sebagaimana ditentukan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;It.

  Bahwa terlebih lagi karena negara Indonesia adalah negara berdaulat, maka haruslahterlebih dulu keterkenalan tersebut ditentukan apakah terkenal di Indonesia, karena suatu merek yangterkenal di dunia, belum tentu terkenal di Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf(b) UndangUndang Merek No. 15 Tahun 2001 sudah pasti adalah dalam koridor wilayah teritorial Indonesia,yakni merek yang terkenal di Indonesia dan merek yang terdaftar di negara lain tidak lah serta mertamerupakan merek

  terkenal.

  Bahwa selanjutnya, mengenai merek terkenal, berdasarkan TRIPS (TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights), Art. 6 bis Paris Convention mengenai merek terkenal, keterkenalansuatu merek di satu yurisdiksi tidak dengan sendirinya harus diterima sebagai merek terkenal di yurisdiksilain.

  Dan juga suatu merek dikatagorikan sebagai merek terkenal haruslah dibuktikan sejauh manamasyarakat konsumen Negara dimana merek tersebut didaftar mengetahui mengenai produk tersebut.Bahwa dengan ketentuanketentuan yang ada telah jelas merek Penggugat tidak dapat dikategorikansebagai merek terkenal karena merek Penggugat tidak dikenal masyarakat konsumen di Indonesia. Untukitu Tergugat menolak secara tegas dalildalil Penggugat mengenai merek terkenal;Il. TENTANG PERSAMAAN PAPA POKOKNYA.16.

• Bahwa, sebagaimana akan didukung oleh seluruh buktibukti yang akan Penggugatsampaikan nanti, maka tegas dan tidak terbantahkan bahwa Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai denganUndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai"UndangUndang Merek") yang berbunyi: "....Merek terkenal untuk barang dan/ataujasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan

  Disamping itu,diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar dan besar besaran investasi di beberaoa negara di dunia yang dilakukan olehHal. 3 dari 45 hal. Put.

  Bahwa selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari keterkenalan Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat, maka sebagai suatu Merek terkenal yang telah diakuiHal. 6 darikeberadaannya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atasmereknya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;Di dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek dijabarkan lebih lanjut mengenailingkup perlindungan merek terkenal atas merekmerek yang memiliki persamaanpada pokoknya atau pada keseluruhannya yang merupakan barang

  hanya karena Judex Facti menilat Merek TOMMYBAHAMA Pemohon Kasasi hanya terkenal di luar negeri dan tidak terkenal diIndonesia, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahanpenerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena Judex Facti telah keliru dalammenerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 gunamempertimbangkan kriteria merek terkenal;Bahwa, dalam mempertimbangkan perihal keterkenalan Merek TOMMY BAHAMAPemohon Kasasi, Judex Facti hanya melihat ada atau tidaknya

  Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan denganmemperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

• di atas, merek GAMESPOT milikPenggugat adalah merek terkenal (wellknown mark), karena telahmemenuhi kriteriakriteria merek terkenal seperti yang disebutkan dalamPenjelasan Undangundang Merek;Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan UndangUndang Merek,WIPO (World Intellectual Property Organization) juga mempunyaipedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut :& Pemakaian merek yang lama;& Penampilan merek yang mempunyai ciri knas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas

  suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkankerancuan) untuk penggunaan jenis barang yang identik/sejenis;Bahwa Pasal 16.3.

  Perjanjian TR/Ps yang mulaiberlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarangadanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatupendaftaran merek terkenal untuk barangbarang yang tidak sejenis, dimana penggunaan tersebut dapat mengindikasikan hubungan antarabarangbarang dengan pemilik dari merek terkenal terdaftar, di manakepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu;Bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Merek mengaturpenolakan pendaftaran merek yang

  Pengetahuan Tergugat atas bidang usaha dan merek terkenal Penggugat.6.

  No. 426 PK/Pdt/1994 tertangal 3 November 1995;dan (iii) pedoman yang telah dirumuskan oleh The Committee of Expert onWell Known Mark WIPO mengenai kriteria merek terkenal;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuanhukum dengan mensyaratkan bahwa merek GAMESPOT tidak terkenal diIndonesia.

• Untuk dapat merekDefensif harus ada merek dasar yang kuat yang cukup terkenal.

  Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa: Direktorat Merek harusmenolak pendaftaran Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atausecara keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis.sehingga merek milik Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan;Hal. 5 dari 21 hal Put.

  Nomor 491 K/Pdt.SusHKI/20131314Bahwa merek WARA WARA dan LOGO dan SHIROKIYA dan LOGOadalah merek terkenal sehingga sudah pasti pendaftaran merek WARA WARAdan LOGO dan SHIROKIYA dan LOGO oleh Tergugat terinspirasi olehmerek Penggugat yang sudah terkenal di dunia. Sehingga adalah tidak mungkinTergugat menciptakan sendiri merek WARA WARA dan LOGO danSHIROKIYA dan LOGO kecuali Tergugat diilhami dengan merek WARAWARA dan LOGO dan SHIROKIYA dan LOGO milik Penggugat yang telahterkenal di dunia.

  Pada awalnya mulai terkenal di Jepang karena telah mendirikanratusan Outlet Restoran tersebar di seluruh wilayah Jepang. (Bukti P1)Sehingga di luar logika jika Tergugat/Termohon Kasasi mengklaimbahwa atas nama dan logo merek tersebut merupakan hasil ide/kreasinya.Terbukti jelas Tergugat/Termohon Kasasi dengan itikad tidak baik telahmeniru dan menjiplak merek Penggugat/Pemohon Kasasi.

  Tidak menjelaskan secara pasti berapa negara yang harusmelakukan promosi baru dapat memenuhi unsur Merek terkenal dan seandainyatidak cukup menurut undangundang Pengadilan dapat memerintahkan lembagauntuk melakukan verifikasi atau tidak. Bukan langsung dikatakan tidak dapatdikategorikan Merek terkenal.

• Adapun halhal yang menjadi dasar pengajuanGugatan secara rinci adalah sebagai berikut: OBYEK GUGATAN YANG TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT (MEREKMEREK HUGO YANG DISENGKETAKAN) MEMPUNYAI PERSAMAANPADA POKOKNYA MAUPUN KESELURUHANNYA DENGAN MEREKTERDAFTAR DAN/AATAU MEREK TERKENAL MILIK PENGGUGAT, OLEHKARENANYA HARUS DIBATALKAN.1.

  Olehkarena itu merekmerek Penggugat tersebut di atas sudah mendapatkanperlindungan hukum sebagai merek terkenal, hal mana sesuai denganPenjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 15 Tahun 2001tentang Merek (UU Merek) yang diperkuat dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI No. 022 K/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yangpada pokoknya memberikan kategori merek terkenal sebagai berikut:a.

  .... dan merekdaaana HUGO BOSS vana telah terkenal dengan bagian essensialnya, BOSS ..., telah terkenal di dunia termasuk Indonesia dan telahdidaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari 1989 maka pemakaian merekBOSS oleh pihak lain meskipun barangnya tidak sejenis dapat menimbulkankesan kepada para konsumen seolaholah barang yang diproduksi olehpihak lain dengan memakai merek BOSS tadi adalah juga hasil produksiPENGGUGATBahwa di Indonesia, Penggugat juga telah mendaftarkan merek HUGOBOSS kepada

  Itikad tidak baik Tergugat juga sudah barangtentu mendompleng bisnis usaha Penggugat yang sudah berlangsung sangatlama, yaitu sejak tahun 1924.Bahwa yang dimaksud dengan suatu merek mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar/terkenal lainnya adalahmerek yang akan didaftarkan tersebut memiliki kesamaan (menimbulkankesan adanya persamaan)/kemiripan dari unsurunsur yang menonjol denganmerek terdaftar/terkenal lainnya, yang mana berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. 2279

  pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.335/PDT/G/1994/PN.JKT.PST yang mana pada pokoknya memberikanpertimbangan hukum:Menimbang, bahva merek HUGO BOSS dengan penonjolan pada perkataanBOSS adalah merek yang sudah terkenal... dan merek dagang HUGO BOSSyang terkenal dengan bagian esensialnya, BOSS.... telah terkenal di duniatermasuk Indonesia dan telah terdaftar di Indonesia pada tanggal 24 Januari1989 maka pemakaian merek BOSS oleh pihak lain meskipunbarangnya tidak sejenis dapat menimbulkan kesan

• adalah merek terkenal di banyak negara di dunia.19 Merek BIORE milik Penggugat telah diterima secara baik oleh masyarakat ataukonsumen di Indonesia.

  Konvensi Paris yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1 Januari 2000,melarang pendaftaran atau penggunaan merek yang memiliki persamaandengan merek terkenal untuk barang tidak sejenis, jika penggunaan merektersebut kemudian menimbulkan indikasi adanya hubungan antara pemilikmerek terkenal dengan merek terdaftar tersebut, dalam hal ini kepentingandari pemilik merek terkenal menjadi terganggu.30 Dalam hal Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q.

  BuktiP40;Merek terkenal BIORE milik Penggugat memiliki sejarah penggunaan yangpanjang baik di Negara asalnya yaitu Jepang maupun di Indonesia. Padakhususnya, merek terkenal BIORE telah digunakan di Indonesia sejak bulanFebruari 1980vide Bukti P131 s.d. Bukti P149 ;Merek BIORE milik Penggugat telah terdaftar secara internasional.

  Merek BIORE terkenal milik Pemohon Merek BIORF dan barang sejenis dalamdaft t T hon KasasiKasasi (dahulu Penggugat) dan jenis Pee a ENON NESEY (dahulu Tergugat)barang yang telah terkenal denganmerek BIORESabunsabun busabusa untuk sabun mandi;membersihkan sabun cuci;sabun cuci cair;segala macam kosmetika;shampoo; Berikut adalah perbandingan antara jenis barang dalam pendaftaran merek BIORFatas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang erat hubungannya denganjenis barang yang telah terkenal dengan

  Merek BIORE terkenal milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Merek BIORF dan ba:jenis barang yang telah terkenal dengan merek BIORE acealalitn ar cane BIORE BIORF Hal. 41 dari 57 hal. Put.

• Regis yang dimilikioleh Para Penggugat adalah merek terkenal karena merekmerek tersebutmemenuhi kriteriakriteria dari merek terkenal berdasarkan dari penjelasanundangundang merek;Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan undangundang merek,WIPO juga mempunyai pedomannya sendiri mengenai kriteria merekterkenal sebagai berikut:e Pemakaian merek yang lama;e Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekatpada ingatan masyarakat luas;e Pendaftaran merek di beberapa negara;e Promosi

  Nomor 754 K/Pdt.SusHKI/201632.33.34.35.36.37.merek terkenal dan akan terus menjadi merek terkenal selama merektersebut memenuhi kriteria dari undangundang merek seperti yangdisebutkan dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf (b) mengenaimerek terkenal dan pedoman WIPO untuk merek terkenal;ST. Regis tidak hanya terkenal untuk hotel namun juga terkenal untukpengelolaan pembangunan mewah dengan unit milik pribadi. Olehkarenanya, ST.

  Regis juga terkenal untuk jenis jasa yang sejenis denganjasa yang didaftarkan oleh Tergugat. Setidaknya, merek Tergugat adalahmemiliki persamaan dengan merek ST.

  Regis di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk menirumerek terkenal ST.

  Regis milik Para Penggugat adalah merek terkenal;Menyatakan merek Park Regis + Logo dengan Nomor PendaftaranIDM000250955 kelas jasa 35 dan Nomor Pendaftaran IDM 000363846kelas Jasa 43 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknyadengan merek terkenal ST.

• Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, terbukti telahdidaftarkan di sejumlah negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Italiakelompok negara IR (1), CTMIR(3) dan IR (3);3.

  Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/2017Menimbang bahwa dengan demikian merek jasa Crystal Jade danLukisannya dan variasinya telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagaimerek terkenal berdasarkan penjelasan UndangUndang Merek Pasal 6ayat (1) huruf b;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 bis KonvensiParis, merek terkenal milik anggota Konvensi Paris, harus diberikanPerlindungan Hukum di semua negaranegara peserta Konvensi Paris, didalamnya adalah Singapura dan Indonesia;Menimbang, bahwa menurut

  Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/2017adalah merek terkenal, sehingga patut diduga Merek "ZORRIK" Tergugatmerupakan hasil penjiplakan Merek "ZORRIK" milik Penggugat;b.

  Merek ZORRIK adalah Merek terkenal yang wajidb mendapatkanperlindungan di Indonesia;31.Bahwa Majelis Hakim Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan MajelisHakim Kasasi yang menyatakan Merek Pemohon PK diklaim sebagaimerek terkenal hanya di Negara Nigeria;32.Bahwa hal tersebut sama sekali tidak berdasar, dimana Pemohon PKmendalilkan bahwa Merek "ZORRIK" adalah merek terkenal yang dimilikiPemohon PK dan terdaftar di lebin dari 30 Negara di 5 (lima) benua,bukan hanya di Negara Nigeria;33.Bahwa dalam

  (Vide, Bukti P12);45.Bahwa hal ini membantah pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yangmenilai Merek ZORRIK Pemohon PK hanya terkenal di Nigeria, karenaapabila suatu merek sudah dipergunakan untuk suatu produk di banyakNegara di seluruh dunia sejak tahun 1999 dan terdaftar juga di DaftarMerek Internasional (International Register of Mark) tidak dianggapsebagai merek terkenal, maka merek seperti apalagi yang dikategorikansebagai merek terkenal?