selaku Direktur PREFEL S.A. yangmenyatakan bahwa merek terkenal "PRADA & Logo" sudah dipergunakansejak tahun 1913.

merek terkenal ;Hal yang sama telah menjadi yurisprudensi tetap sebagaimana diterapkandalam memberikan definisi atau kriteria dari merek terkenal, sebagai berikut :Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

No. 274 PK/Pdt/2003bahwa merek tersebut harus terkenal di Indonesia. Judex facti telahmemberikan definisi atau kriteria yang sempit mengenai merek terkenal ;Mohon perhatian Mahkamah AgungBersama ini Pemohon PK menunjuk kepada yurisprudensi MahkamahAgung R.I.

terkenal di berbagai Negara (well known mark);Bahwa keberadaan merek terkenal Philip Stein milik Penggugat telah dilindungioleh peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia, khususnya UndangUndangNo. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun konvensikonvensi internasional, khususnyaTRIPs Agreement dan Paris Convention yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehinggaPenggugat jelas memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek Philip Stein diIndonesia, yang berfungsi untuk membedakan usaha Penggugat

IDM000174089 milik Termohon Kasasi I/TergugatI Asal, yang didaftarkan dengan itikad tidak baik (pasal 4) dengan caramenggunakan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain yaitu PemohonKasasi/Penggugat Asal, sebagaimana yang dimaksud dalam (Pasal 6 ayat 3 huruf (a)UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan merek Pemohon Kasasi/Penggugat Asal merupakan merek terkenal, yang telah terkenal, sebagaimana yangdimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang Undang No. 15 Tahun 2001 tentangMerek;3.

Perkara No. 679 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 21 Desember 2011 tentang Merek, didalam pertimbangannya disebutkan:"Bahwa Judex Facti telah salah mengartikan merek terkenal milikPenggugat dengan menyatakan bahwa merek Absortech milik Penggugattidak terkenal, karena baru terdaftar di 4 (empat) Negara, yaitu OHIM(Office for Harmonization in the Internal Market), Singapura, Australia,Amerika Serikat dan Publikasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasiterhadap merek Absortech hanyalah di 2 (dua) majalah (World Cargo

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan hukumterhadap penilaian merek terkenal, dengan alasan beda kelas barang, sebagaimanadalam putusannya pada hal. 21, dengan demikian, perlindungan bagi merek terkenalbersumber pada Pasal 6 Bis Paris Convention dan Pasal 16 Persetujuan TRIPS yangmenentukan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal, maka Negara anggotaharus mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merektersebut di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan

;14 Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat huruf b undangundang No. 15 Tahun 2001 tentangMerek, sebagaimana dasar hukum Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukumpada halaman 19 alinea ke dua, menyebutkan kriteria merek terkenal yaitu:a.

Bahwa dapat dipastikan, tanpa diinspirasikan dari merek terkenal CEAT milikPenggugat yang notabene juga merupakan nama badan hukum Penggugat,Tergugat tidak akan pernah berpikir untuk mendaftarkan merek CEATsebagai mereknya.

Nomor 235 K/Pdt.SusHKI/2015merupakan Merek Terkenal. Namun ironisnya sampai pada alinea amarputusan, Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan apakah Merekmilik Pemohon Kasasi (ic. Penggugat) adalah Merek Terkenal ataukahbukan Merek Terkenal. Padahal seharusnya Judex Factimempertimbangkan buktibukti Pemohon Kasasi (Penggugat Asal) P1,P2.1.1 s.d.

Nomor 235 K/Pdt.SusHKI/2015pasti menurut hukum bahwa merek CEAT milik Pemohon Kasasi(Penggugat Asal) adalah termasuk dalam kategori Merek Terkenal;b. Bahwa setiap peniruan merek terkenal milik orang lain padadasarnya dilandasi iktikad tidak baik, karena mengambilkesempatan dari kebenaran merek orang lain, sehingga tidakseharusnya mendapat perlindungan hukum;c.

Pasal 16 ayat (2) TRIPs, menyatakan: Perbuatan meniru,membonceng, memproduksi dan mencontoh kemashuran merek oranglain yang sudah terkenal adalah merupakan perbuatan pembajakan(pirate) secara iktikad tidak baik.

negara merdeka dan turut dalampergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubunganinternational antara lain dengan cara menghormati/melindungimerekmerek terkenal milik Warga Negara Asing.

merek terkenal dengan memperhatikan:i.

Merekmerek terkenal milik Penggugat telah terdaftar sejak lama dibanyak negara di dunia;c.

Penggugat juga telah melakukan Investasi yang gencar dan besarbesaran di banyak negara untuk memasarkan dan mengembangkanmerekmerek terkenal milik Penggugat;Bahwa, menimbang faktafakta di atas, maka nyata dan jelas terbukti bahwaseluruh kriteria merek terkenal sebagaimana dimaksud pada penjelasanPasal 6 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Merek, telah terpenuhiseluruhnya, sehingga sudah sepatutnya Merekmerek terkenal milikHalaman 7 dari 184 hal. Put.

VANSTermohon Kasasi, baik di negaranya (Amerika Serikat) maupun dinegaranegara lain;Salah satu syarat merek dikatakan terkenal jika merek tersebutmampu menghalangi atau mencegah terdaftarnya merek yangmeniru atau mirip merek terkenal tersebut;Majelis Hakim Judex Facti juga mendalilkan hal yang sama dalampertimbangan hukumnya yaitu syarat merek terkenal jika pemilikmerek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatumerek yang meniru merek terkenal tersebut;Bahwa di Negara asal Termohon

tersebut sebagai dasar merekTermohon Kasasi adalah merek terkenal.

sebagai berikut:e adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usahayang bersangkutan ;e reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran ;e investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya;e adanya buktibukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;bahwa disamping telah memenuhi kriteria merek terkenal berdasarkan UndangUndang Merek, merek BOTOX milik Penggugat juga telah memenuhi kriteria merekterkenal sebagaimana

Penggugat untuk barang sejenis.bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Merek menyatakan:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyaipersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milikpihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.bahwa keberadaan merek Tergugat dapat menimbulkan kebingungan di masyarakatmengenai apakah produk tersebut berasal dari Tergugat atau Penggugat ;bahwa merek BOTOX adalah merek terkenal dengan demikian

BOTOX milik Penggugat, (II) dengan tujuan untukmengkopi keterkenalan merek terkenal BOTOX milik Penggugat, (II) untuk keuntunganusaha Tergugat.bahwa segala penggunaan merek BOOSTOX oleh Tergugat di Indonesia dapatmenimbulkan kondisi persaingan tidak sehat karena (1) membohongi konsumen untukberfikir bahwa ada hubungan antara merek Tergugat dengan merek BOTOX Penggugat,(I) mengecoh konsumen untuk berfikir bahwa ada hubungan antara pemilik merekBOOSTOX dengan pemilik merek terkenal BOTOX, padahal

IDM000181531 atas nama Tergugatmempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BOTOX untukbarang sejenis milik Penggugat;4 Menyatakan bahwa merek BOOSTOX atas nama Tergugat mempunyai persamaanpada pokoknya dengan merek BOTOX untuk barang tidak sejenis milik Penggugat;5 Menyatakan bahwa merek BOTOX milik Penggugat adalah merek terkenal diIndonesia dan di dunia, sehingga Penggugat satusatunya pihak yang berhakmenggunakan merek BOTOX ;6 Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu

IDM000181531 atas nama Tergugatmempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal BOTOX untukbarang sejenis milik Penggugat;Menyatakan bahwa merek BOOSTOX atas nama Tergugat mempunyai persamaanpada pokoknya dengan merek BOTOX untuk barang tidak sejenis milik Penggugat;Membatalkan pendaftaran merek BOOSTOX Daftar No.

Tentang Pengajuan Gugatan Pembatalan :Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untukmembonceng keterkenalan merek terkenal Maling dan variannya atas namaHal 1 dari hal 18 Put.

Nomor 218 K/Pdt.Sus/201 1merek Maling adalah merek terkenal maka penerapan hukumnya berlakuperlindungan hukum terhadap merek terkenal ;4. Bahwa ternyata dalam putusannya, Judex Facti tidak menilai mengenaimerek terkenal tetapi langsung berbicara mengenai penerapan hukumterhadap pendaftar pertama dan perlindungan hukumnya, yang menurutPemohon Kasasi adalah keliru dan tidak benar ;5.

Bahwa Judex Facti juga keliru mencampuradukan pertimbangan hukummengenai pendaftar pertama dengan merek terkenal padahal apabila dalilmerek terkenal terbukti maka masalah hukum mengenai pendaftarpertama tidak diperlukan lagi tetapi justru Tergugat menjadi orang yangmendaftar dengan itikad buruk ;.

Bahwa selain itu Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan mengenaimerek Maling sebagai merek terkenal dari buktibukti yang diajukan olehPenggugat padahal jelas buktibukti pernyataan itu menunjukkan merekMaling milik Penggugat adalah merek terkenal sehingga pendaftaranmerek Maling oleh Tergugat bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan dan ketertiban umum ;.

Bahwa sesuai dengan Pasal 69 juncto Pasal 4 UndangUndang No. 15Tahun 2001 yang masuk dalam pengertian ketertiban umum adalah itikadtidak baik yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal, sehinggaseharusnya Judex Facti menentukan terlebin dahulu apakah merek"Maling" milik Pemohon Kasasi (Penggugat) merek terkenal atau tidak ;.

Padahal suatu merek dagaNdikategorikan $terkenal haruslah memenuhi ia yang tidak mudah,InteNvational serta sudahgencar, besarbesaran dankarena pada prinsipnyay merek terkenal karena memangdahivlayah lokal maupun international;sangat dikenal reputasinya dalamwa "terkenal (wellknown)" memiliki pengertiandan apresiasi masyarakat atasNadap merek tersebut.Dengan demikian penyebutandihargai oleh masyarakat lokal maupun internationalberkualitas dan bereputasi tinggi.

;TANG PENDAFTARAN MEREK DI BEBERAPA NEGARA BUKANLAHJAMINAN DENGAN SERTA MERTA MENJADIKAN MEREK TERSEBUTSEBAGAI MEREK TERKENAL.1.

Bahwa terdaftarnya merek di beberapa Negara tidak berarti bahwa MerekINTERCONTINENTAL tersebut telah terkenal, namun terdaftarnya merekdi beberapa Negara hanyalah sebagai syarat agar merek tersebut dapatS beredar dinegara mana merek tersebut terdaftar, jadi bukan berartiHal. 11 dari 21 hal.Put.Nomor 121 PK/Pdt.Sus/2012terdaftarnya merek di beberapa Negara dengan serta merta menjadikanmerek tersebut sebagai merek terkenal ;.

Bahwa bukti pendaftaran Merek Jasa INTERCONTINegara HANYALAH BUKTI AGAR MEREK TEDIGUNAKAN DAN BEREDAR DI NEGARA TERSEBUT, jawWi eyfjadi merek terkenal,merek terkenal harus memenuhibanyak didunia ini yangyang telah terdaftar di negaranegara : Amerika Serikat,an, Kanada, Prancis dan Jepang. Namun berdasarkanpmeriksaan Merek Dagang OMRON kelas 11 atas namaROBIN WIBOWO tetap dapat berdampingan sampai saat ini;.

AQUA GOLDEN MISSJ&sditolak karena kedua merek tersebut diandgg persamaan oleh Majelis Hakim Agung. tidak dengan serta mesebagai merek terkenal;babexapa Negara di dunia, sehingga merekr dikenal sebagai suatu merek yangleh siapapun. Namun yang menjadi pertanyaan adalah:"Apakah dengan terdaftarnya merek tersebut di beberapa NegaraQ(tiomatis menjadikan merek tersebut menjadi terkenal ???"

Menyatakan merek "LAB.GRUPPEN" milik Penggugat untuk melindungi jenis barang kelas 9 adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lain;4. Menyatakan merek Tergugat LAB.GRUPPEN Daftar No. IDM00441529 mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Penggugat LAB.GRUPPEN untuk barang yang sejenis di kelas 9 ;5.

IDM000441529 didasari itikad tidak baik meniru merek terkenal Penggugat LAB.GRUPPEN untuk barang sejenis dalam kelas 9;6. Menyatakan batal merek Tergugat LAB.GRUPPEN Daftar No. IDM000441529 kelas 28 dalam Daftar Umum Merek pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya; 7.

suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhisecara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umum;e Masyarakat ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif,tidak bisa hanya salah satu saja;e Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan merek terkenal belum ada;e Dalam UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertianmerek terkenal;e Kualifikasi sebagai suatu merek terkenal berbicara masalah penerapan hukumyang tunduk

terkenal, akan tetapi tidak lebih hanya merupakan suatuupaya agar merek tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum di NegaraHal. 15 dari 22 hal Put.

Demikian pendaftaran merek Yoshimura atas namaPenggugat di beberapa Negara tersebut adalah tidak merupakan jaminan suatumerek tersebut dinyatakan terkenal.

; Suatu merek yang didaftar di lebih dari tiga Negara tidak cukup membuktikansebagai merek terkenal;e Tanda pendaftaran merek dibeberapa Negara belumlah cukup untukmembuktikan suatu merek adalah terkenal oleh karena itu indikatornya harus dipenuhisecara kumulatif: selain ada promosi harus ada investasi dan pengetahuan umummasyarakat.

Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semua dan bersifat kumulatif, tidak bisahanya salah satu saja;e Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan merek terkenal belum ada;e Dalam UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak ada pengertianmerek terkenal;Hal. 16 dari 22 hal Put.

Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadapputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 K/N/Hakl/2004tanggal 7 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai TermohonKasasi/Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atasmerek terkenal BENETTON yang telah dikenal di seluruh dunia termasuk diIndonesia;Bahwa merek terkenal BENETTON milik Penggquat telah

, sebagaibenkut UndangUndang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf bmenyebutkan kriteria merek terkenal sebagai berikut:sseeye pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang... cay hagbidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek terkenal yangdiperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi dibeberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan buktipendaftaran merek tersebut di beberapa negara.Ketentuan WIPO menetapkan kriteria merek terkenal sebagai

Banwa adalah tidak mungkin Tergugat menciptakan sendiri merekBENETTON kecuali Tergugat diilhami oleh merek BENETTON milikPenggugat yang telah terkenal di Indonesia dan di dunia.

Menyatakan merek BENETTON merupakan merek terkenal;3. Menyatakan merek BENETTON atas nama Tergugat daftar nomor:308427 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenalBENETTON milik Penggguat;4. Menyaiakan bata! pendaftaran merek BENETTON milik Terquaat daftarnomor 308427 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HK!

Bahwa suatu merek baru dapat menjadi merek terkenal apabila produk yang dilindungi oleh merek tersebut diproduksi dan diperdagangkan;9. Bahwa oleh karena tidak pemah diproduksi dan diperdagangkan, makamerupakan fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagibahwa:9.1. Rokok Benetton baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sejakdahulu sampai sekarang bukan merupakan merek terkenal:9.2.

(Bukti P9);Oleh karenanya merekmerek milik Penggugat tersebut dapatdikategorikan sebagai merek terkenal dengan reputasi Internasional,sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/Padt//991, tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa:Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batasbatas regional sampai batasbatas Internasional, dimanatelah beredar ke luar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanyapendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai Negara

Kondisi tersebuttentunya dapat mengecoh konsumen dalam memilih produk;Akibatnya, selaku pemilik merek terkenal Penggugat dirugikan, karenaPenggugat telah mengeluarkan biaya yang, tidak sedikit untukmempromosikan dan mendaftarkan mereknya di berbagai Negara sehinggamenjadi terkenal dan dikenal masyarakat Internasional;Dengan demikian tak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran merek iLUVmilik Tergugat dilandasi dengan iktikad tidak baik untuk memboncengketenaran merek iLuv milik Penggugat;Oleh karena itu

Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran, karena investasi dibeberapa Negara di dunia yangdilakukan oleh pemiliknya;3. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;4.

mengenai terkenal atau tidaknya merek yangdijadikan dasar penolakan;Faktanya Judex Facti sama sekali tidak memerintahkan lembaga yangbersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulanmengenai terkenal atau tidaknya merek yang dijadikan dasar penolakan.Disinilah letak kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti sehinggapertimbangan Judex Facti yang menganggap tidak cukup bukti bahwamerek Penggugat merupakan merek terkenal seharusnya dibatalkan;Bahwa oleh karena Judex Facti sama sekali

pemilik merek terkenal Samsung dan juga Apple Inc., selaku pemilikmerek terkenal Mac Accesories (vide Bukti P18, P22 dan P23);Bahwa dari seluruh posita yang dikemukakan Penggugat dalam suratgugatan yang didukung oleh buktibukti yang cukup telah Penggugat ajukanseharusnya tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk menolak petitumNomor 3 dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi.

Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Merek, karena memiliki persamaan secara keseluruhan ataupada pokoknya dengan merek terkenal VANS dan/atau variasinya milikPenggugat, untuk barangbarang sejenis di Kelas 25, khususnyasepatu dan alas kaki;b. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo.

Nomor 311 K/Pdt.SusHKI/201316.Bahwa, mengenai merek terkenal, pada penjelasan Pasal 6 ayat (1)huruf (b) UndangUndang Merek telah dijelaskan mengenai kriteriasuatu merek terkenal, yaitu dengan memperhatikan:1)2)3)4)Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar dan besarbesaran;Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan olehpemiliknya, danDisertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa

Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yangtelah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina,Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yanggencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan olehJudex facti;b.

Bahkan symbolinilah yang menjadi ciri Knusus produkproduk sepatu Penggugat daridahulu hingga sekarang (lihat contoh gambar produk Penggugat padauraian poin No. 6);Penggunaan simbol yang khas pada sisi produk sepatu adalah hal yangumum bagi produsenprodusen sepatu terkenal.

VANS, Merekmerek OFF THE WALL dan Merekmerek lainnya milik Penggugat; Nama Badan Hukum Penggugat;atau Nama Orang Terkenal.

Bahwa, sebagaimana akan didukung oleh seluruh buktibukti yang akan Penggugatsampaikan nanti, maka tegas dan tidak terbantahkan bahwa Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat telah memenuhi kriteria merek terkenal sesuai denganUndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai"UndangUndang Merek") yang berbunyi: "....Merek terkenal untuk barang dan/ataujasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan

Disamping itu,diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yanggencar dan besar besaran investasi di beberaoa negara di dunia yang dilakukan olehHal. 3 dari 45 hal. Put.

Bahwa selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari keterkenalan Merek TOMMYBAHAMA milik Penggugat, maka sebagai suatu Merek terkenal yang telah diakuiHal. 6 darikeberadaannya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atasmereknya terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis;Di dalam Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek dijabarkan lebih lanjut mengenailingkup perlindungan merek terkenal atas merekmerek yang memiliki persamaanpada pokoknya atau pada keseluruhannya yang merupakan barang

hanya karena Judex Facti menilat Merek TOMMYBAHAMA Pemohon Kasasi hanya terkenal di luar negeri dan tidak terkenal diIndonesia, adalah hal yang sangat keliru dan menunjukkan adanya kesalahanpenerapan hukum yang sangat nyata dan jelas, karena Judex Facti telah keliru dalammenerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 gunamempertimbangkan kriteria merek terkenal;Bahwa, dalam mempertimbangkan perihal keterkenalan Merek TOMMY BAHAMAPemohon Kasasi, Judex Facti hanya melihat ada atau tidaknya

Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan denganmemperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

dari Perusahaan terkenal dariChina yang mulai berdiri sejak Tahun 1988 berdasarkan bukti sertifikatyang diterbitkan oleh Pemerintah China (bukti P2), dan sudah lamadikenal dan beredar di 197 Negara di dunia;Untuk menentukan kriteria merek terkenal berpedoman padaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:1) Nomor 1486 K/1991 Tanggal 25 November 1995;Pengertian merek terkenal adalah apabila merek telah beredar keluardari batasbatas regional sampai kepada batasbatas transnasional,dimana

Setiappendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merekmirip) atau persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merekyang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak;Dalam hal ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akanmemberikan keuntungan yang tidak fair atau merusak karakter pembedaatau reputasi merek terkenal yang terdaftar terdahulu;15.Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merekmenyatakan sebagai berikut:Ayat (1);Permohonan harus ditolak

didaftarkan dan diperkenalkan oleh Termohon Kasasi/Penggugatasal di Indonesia telah terkenal oleh masyarakat Indonesia;.

Dengan demikian, adalah sangat sulit menentukan padatingkatan manakah suatu merek dapat disebut sebagai merek terkenal;Dalam prakteknya, suatu merek terkenal sangat bergantung pada produkyang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen atau produkdengan merek tertentu yang dekat kehidupan seharihari Konsumen, jelasmerek SKYWORTH bukanlah merek terkenal jika sematamata hanyaberdasarkan adanya pendaftaran pada beberapa negara;. Bahwa dalil dimaksud pendapat James E.

Tidak adanya Publikasi dan/atau Promosi dan investasi yang dilakukanmaka merek SKYWORTH bukan suatu merek terkenal;2. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek mengenai pedoman merek terkenal harus memenuhikriteria:a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan;b.

No. 746 K/Pdt.Sus/201210.Bahwa, dengan demikian merek TONG REN TANG milik Penggugat telahmemenuhi kriteria merek terkenal sebagaimana diamanatkan dalamPenjelasan Pasal 6 ayat (1) (b) dari UndangUndang merek yangberbunyi:"Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yangsejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakatmengenal merek tersebut di bidangusaha yang bersangkutan.

No. 746 K/Pdt.Sus/2012wees Menimbang, bahwa sebagai patokan untuk menentukan apakahmerek LAYS milik Penggugat termasuk merek terkenal atau tidak, makadalam penjelasan Pasal 6 (1) (b) UndangUndang Merek antara laindikatakan bahwa merek terkenal dapat dilihat dengan memperhatikanpengetahuan umum masyarakat mengenal merek tersebut dibidangusaha yang bersangkutan disamping itu diperhatikan pura reputasimerek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa Negara

, maka pendaftaranmerek FENDICO oleh Tergugat adalah didasarkan atas itikad tidak baikguna membonceng ketenaran merek terkenal milik Penggugat sehinggamerek FENDICO milik Tergugat tersebut tidak perlu diberi perlindunganhukum"..

Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/ Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/PenggugatHal. 23 dari 29 hal. Put. No. 746 K/Pdt.Sus/20128.10.adalah merek terkenal yang terlebin dahulu digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

Bahwa Merek TONG REN TANG adalah merek terkenal milikPemohon Kasasi/Penggugat.2. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugattelah terdaftar dibeberapa Negara sesuai bukti P3a sampai denganbukti P15a.3. Bahwa Merek TONG REN TANG milik Pemohon Kasasi/Penggugatadalah merek terkenal yang terlebinh dahulu) digunakan dandiperdagangkan di berbagai Negara jauh hari sebelum TermohonKasasi/Penggugat mendaftarkan mereknya.4.

mendapatkan perlindungan dariNegara Republik Indonesia sebagai suatu merek terkenal (vel/knownmark);Bahwa selain itu, merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG milikPenggugat Rekonpensi tersebut terbukti pula telah memenuhi syaratsebagai merek terkenal (wellknown mark) yang harus mendapatkanperlindungan hukum sesuai dengan kaidahkaidah dalam Yurisprudensitetap Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keberadaanMerek Terkenal (wel/known mark) sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

No. 769 K/Pdt.Sus/201011.rangka melindungi merek terkenal dari manapun asalnya, karenaIndonesia sendiri sebagai peserta dan ikut meratifikasi hasil KonvensiParis bahkan tanpa reserve dan oleh karena itu hasil Konvensi Parisitu harus ditaati";Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.689K/Sip/1983 jo No. 370K/Sip/1983 yang antara lain pada pokoknyamenyatakan : "Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karenamempunyai persamaan dengan merek terkenal walaupun untukbarang yang tidak sejenis"

No. 769 K/Pdt.Sus/2010Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensimenuntut kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsupaya memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh PenggugatRekonpensi untuk seluruhnya ;Menyatakan merek dan Logo Huruf Kanji (Cina) DONG FENG milikPenggugat Rekonpensi adalah merupakan merek terkenal;Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai satusatunya pemilik yangsah di Indonesia atas merek terkenal

No. 769 K/Pdt.Sus/2010Bahwa mohon bandingkan dengan beberapa Yurisprudensi MARI yangtelah berlaku tetap mengenai perlindungan Merek Terkenal (WellknownMark), yaitu :m Yurisprudensi MA.RI No. 426/K/Pdt/1994 tanggal 03 Nopember1995 : Kriteria terkenal atau tidak suatu merek yang merupakanmasalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telahmenjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkanpada apakah suatu merek telah menembus batasbatas nasionaldan regional sehingga merek tersebut

sudah berwawasanglobalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidakmengenal batas dunia;= Yurisprudensi MA.RI No. 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 Nop 1995 :Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telahberedar keluar dari batasbatas regional sampai kepada batasbatas trans nasional;= Yurisprudensi MA.RI No. 3485/K/Pdt/1992 tanggal 20 September1995: Dalam Konvensi Paris juga telah diisyaratkan kepada seluruhpeserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangkamelindungi merek terkenal dari

sebagai bagiandari Merek Terkenal di Dunia;Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands2018 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas namaPenggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan DirjenHak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, tidak terdapatMerek SHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagaibagian dari Merek Terkenal di Indonesia;Begitu pula dalam survei tahunan yang dilakukan oleh MajalahSWA di tahun 2018 yang merilis 100

Hal ini juga berlaku terhadap merekmerek yang telahmenjadi Merek Terkenal di Indonesia, misalkan Merek AQUA, MerekINDOMIE, Merek KOPIKO dan sebagainya, TIDAK OTOMATISmenjadi Merek Terkenal di RRC. Apabila merekmerek terkenal diIndonesia tersebut ingin menjadi Merek Terkenal di RRC maka sudahtentu HARUS mengikuti peryaratan dan tata cara yang berlaku diNegara RRC.

Finance pada februari 2017 , tidak tercatat MerekSHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagiandari Merek Terkenal di Dunia;c) Dalam The Brandz Top 100 Most Valuable Chinese Brands2018 , tidak tercatat Merek SHARPNESS + Logo atas namaPenggugat sebagai bagian dari Merek Terkenal di RRC;d) Dalam Buku Daftar Merek Terkenal yang diterbitkan Dijen HakKekayaan Intelektual Republik Indonesia, tidak terdapat MerekSHARPNESS + Logo atas nama Penggugat sebagai bagiandari Merek Terkenal di Indonesia;e)

sebagai merek terkenal, yaknimemperhatikan halhal sebagai berikut :1.

tersebut tidak cukup membuktikanbahwa Merek Penggugat tersebut adalah merek terkenal, dan menurutMajelis walaupun Penggugat mendalilkan merek Penggugat terkenal diNegaranya maka tidak otomatis merek tersebut secara otomatis menjadimerek terkenal di Negaranegara lainnya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka belum dapat dibuktikan bahwa Merek Penggugat SHARPNESS+ Logo dengan NO. 1310113 telah terdaftar secara resmi di berbagai Negaradan Merek Penggugat sebagai merek terkenal

maupun keseluruhannya dengan merekmerekterkenal Penggugat ORION, ORION dan Variannya, dan Logo hurufO + RION, Logo huruf O dan RION untuk barang sejenis yangtermasuk dalam kelas 30, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonanpendaftaran merek Tergugat seharusnya ditolak;9 Bahwa pendaftaran merek Tergugat ORION (vide bukti P6) yang bentuktulisan dan bunyi ucapannya mempunyai persamaan pada pokoknyamaupun keseluruhannya dengan merekmerek terkenal

PerbuatanTergugat jelas bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan sertamaksud dan tujuan dari Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal;Bahwa dapat dipastikan tanpa diilhami merekmerek terkenal Penguggat(vide bukti P2 s/d P5), Tergugat tidak akan pernah memikirkan untukmendaftarkan merek ORION (vide bukti P6). Bahkan YurisprudensiMahkamah Agung R.I.

Dengandemikian perbuatan Tergugat tersebut nyata dapat dikualifikasi beritikad tidak baikdan patut untuk dibatalkan;Tentang gugatan Penggugat tidak dibatasi waktu14 Bahwa mengingat merek Tergugat ORION Daftar Nomor 540500 (videbukti P6) menyerupai merekmerek terkenal Penggugat ORION,ORION dan Variannya dan Logo huruf O + RION (vide bukti P2 s/dP5), maka suatu pendaftaran yang menyerupai merekmerek terkenal milikPenggugat dikualifikasi sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baiksehingga menurut

Nomor 60 K/Pdt.Sus/2013adalah merek terkenal untuk membedakan hasil produksi Penggugatdengan hasil produksi pihak lain;4 Menyatakan merek Tergugat ORION Daftar Nomor 540500 (vide buktiP6) mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannyadengan merek terkenal Penggugat ORION, ORION dan Variannya,dan Logo huruf O + RION, (vide bukti P2 s/d P5);5 Menyatakan tindakan Tergugat mendaftarkan merek ORION DaftarNomor 540500 (vide bukti P6) untuk jenis barang yang termasuk dalamkelas 30 dilakukan dengan

hukum pengertian merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karenauntuk menentukan suatu) merek terkenal tidaklah mensyaratkan adanyaperpanjangan pendaftaran merek dan pengaturan waktu dimulainya promositersebut untuk menentukan merek terkenal;Bahwa ternyata Judex Facti telah salah menafsirkan dan keliru menerapkanhukum pengertian merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 6 ayat huruf bUndangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek karena

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik Merek terkenal BLOOMINGDALES.;3. Menyatakan merek bloomingdale terdaftar No. IDM000147839 dan No.IDM000177962 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terkenal BLOOMINGDALES milik Penggugat.;4. Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik atas pendaftaran merek bloomingdale terdaftar No.IDM000147839 dan No.IDM000177962.5.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan merekBLOOMINGDALES milik Penggugat merupakan merek terkenal, karenaHal 10 dari 39 hal Putusan No.52/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga JKT.PST22.23.24.25.26.27.28.29.telah melakukan promosi melalui brosurbrosur seta iklaniklan di mediacetak berupa majalahmajalah (vide butir 4 gugatan)Bahwa kegiatan promosi melalui penerbitan brosur dan iklan bukanmerupakan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan suatu merekmerupakan merek terkenal.

Pemilik merek yang tidak terkenalpunbiasanya melakukan promosi lewat berbagai media agar produknya lakuterjual.Disamping itu pendaftaran merek di berbagai negara juga tidak dapatdijadikan dasar untuk mengklaim bahwa merek BLOOMINGDALESmerupakan merek terkenal, karena pendaftaran merek di suatu negarahanya membuktikan bahwa merek tersebut telah mendapatkanperlindungan hukum di negara yang bersangkutan.Bahwa untuk menentukan suatu merek merupakan merek terkenal atautidak, maka hai utama yang harus

Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar danbesarbesaran dan investasi dibeberapa Negara di dunia yang dilakukanoleh pemiliknya ;Menimbang, bahwa selain itu berkenaan dengan pengendalian suatumerek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat sebagai berikut:a.

Pemilik merek terkenal terse but telah berhasil mencegah pendaftaransuatu merek yang meniru merek terkenal tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P29,terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek BLOOMINGDALES diberbagai Negara dan Indonesia untuk melindungi jenis barang dan jasakelas 3,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35, 42 dan 44;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti P38 sampai denganbukti P53 berupa brosur/iklan, katalogkatalog ,Koran dan majalahHal 32 dari 39 hal

tentang telah terjadi kekeliruandalam menilai sebuah merek terkenal.

suratsurat yang bersangkutan:Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang:rang Pemohon Peninjauankembali sebagai Pemohon KasasiPenggugattelah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusanMahkamah Agung pada tanggal 21 November 2003 Nomor : 017K/N/Hakl/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai para TermohonKasasi Para Tergugat dan dengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal

bawah No.488173 (ex No.273924 dan173975), No,488470 (ex. 273925) dan 173976) dan No.278194 sesuai buktiP1 s/d P3;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang No.15 Tahun 2001,dengan terdaftarnya merek dagang AQUA tersebut, Penggugat adalahpemegang hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakanmerek terdaftar AQUA di seluruh wilayah Republik Indonesia.Bahwa terkenalnya merek dagang AQUA milik Penggugat kiranyatelah merupakan fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan lagi, karenatermasuk merek terkenal

Bahwa AQUA sebagai merek terkenal milik Penggugat, telah puladiperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannyaNo. 757 K/Pdt/1989 (P4), No.980 K/Pdt/1990 (bukti P5) dan 1371K/Pdt/1993 (bukti P6);Bahwa dalam putusanputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (Vide P4 s/d P6) secara tegas telah dipertimbangkan bahwaAQUA yang merupakan unsur dominan dalam merek Pengguaat telahdikenal secara luas oleh masyarakat konsumen Indonesia sejak tahun1973;Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/

Pdt/1989 danNomor 980 K/Pdt/1990 telah diperkuat dalam tingkat peninjauankembali...7pa ;3Kembali berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 521 PK/Pdt/ 1992tanggal 28 Juli 1995 dan Nomor: 394 PK/Pdt/1992 tanggal 5 September1994;Bahwa adanya putusanputusan Mahkamah Agung dalam perkara yangSama persoalannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat, kiranyaputusanputusan tersebut felah merupakan yurisprudensi tetap dariMahkamah Agung Republik Indonesia, karenanya merek terkenal AQUAtersebut dilindungi

Menyatakan Penggugat sebagai pemilik terkenal merek AQUA diIndonesia, untuk jenis barang kelas 32;2. Menyatakan pendaftaran merek No.372203 INDOQUA atas namaTergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan secarakeseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik Penggugat:3. Membatalkan atau setidaktidaknya menyatakan batal pendaftaranmerek No. 372203 INDOQUA dalam Daftar Umum Merek:4.